Sonraki Tescilli Marka Sahibinin Açacağı Tecavüz Davasında Bu Hakkın Def‘i Olarak

Tescilsiz iĢaretin, sonraki tarihli tescilli markayla karĢı karĢıya geldiği durumlarda sonraki marka sahibi tescilli marka hakkına dayanarak kullanıma dayalı öncelik hakkı sahibinin bu kullanımını engellemek isteyebilir. ĠĢte böyle bir durumda tescilsiz marka sahibine karĢı açılan bir tecavüz davasında kullanıma dayalı öncelik hakkı sahibi, gerçek hak

sahipliği ve eskiye dayalı kullanım savunması yapabilir.540

Yargıtay uygulamasına göre, kullanıma dayalı öncelik hakkı sahibi sonraki markanın baĢvurusuna itiraz etmemiĢ, hükümsüzlüğü için dava açmamıĢ olsa bile sahip olduğu öncelik hakkını savunma gerekçesi olarak öne sürebilir. Yani sonraki tescilli marka sahibi, tescilsiz iĢareti önceki kapsamı ile kullanmaktan men edemez.541

Ayrıca kullanıma dayalı öncelik hakkı sahibinin bu hakkını defi olarak kullanabilmesi için tescilli marka sahibine karĢı bir hükümsüzlük davası açmaya zorlanması da hakkaniyete aykırı bulunmuĢtur.542

Her ne kadar sessiz kalma suretiyle hak kaybı kurumu543 hükümsüzlük davaları açısından öngörülmüĢ olsa da (SMK m. 25/6) temeli dürüstlük kuralına (TMK m. 2) dayandığından diğer dava hakları bakımından da kullanılabilmelidir. Bu bağlamda halihazırda tescilsiz bir marka varken bu markanın aynısı veya benzeri bir baĢkası tarafından tescil edilmiĢse; sonraki tescilli marka sahibi önceki tescilsiz iĢarete, kendi tescilinden itibaren baĢlamak üzere beĢ yıl boyunca tecavüz davası açmamıĢsa bu hakkını kaybettiği kabul edilmelidir. Bu durumda beĢ yıl sonra açılan bir tecavüz davasında sessiz kalma suretiyle hak kaybı söz konusu olacağından, gerçek hak sahipliği savunması yapmaya bile gerek kalmadan uyuĢmazlık halledilebilir.

Aynı durum tescilsiz marka sahibi bakımından da geçerlidir. Sonraki tarihli markanın tesciline beĢ yıl boyunca sessiz kalan gerçek hak sahibi artık hükümsüzlük ve tecavüz davası açma hakkını kaybedecektir. Her ne kadar Ģirketler hukukunu konu alan bir uyuĢmazlık olsa

540 _{ÇOLAK, 4. Baskı, s. 654 vd; GÜNEġ, Marka Hukuku, s. 196.}

541 _{11. HD. 21.11.2006, 2005/8931 E. 2006/1058 K. Aslında böyle bir durumda önceki tescilsiz marka sahibinin}

sessiz kalması durumu söz konusudur. Önceki marka sahibi sonraki kullanıma sessiz kaldığı için hükümsüzlük davası açma hakkını kaybetmiĢtir. ĠĢte böyle bir durumda bile sonraki marka sahibinin önceki marka sahibinin kullanımını engelleyemeyeceği 2017/1001 sayılı Tüzüğün 61/3 maddesinde düzenlenmiĢtir:

“[…] the proprietor of a later EU trade mark shall not be entitled to oppose the use of the earlier right, even though that right may no longer be invoked against the later EU trade mark.”

542

11. HD. 23.02.2009, 2007/12960 E. 2009/1979 K.

149

da, aĢağıdaki Yargıtay kararında marka hukukunda sessiz kalma suretiyle hak kaybına iliĢkin nitelikli bir değerlendirme yapılmıĢtır:

“Esasen hukuki bir engel bulunmamakla birlikte, Yargıtay "sessiz kalma nedeniyle hak kaybı" kurumunu marka hukukunun dışındaki sair alanlarda uygulamamakta oldukça dikkatli ve hassas davranmıştır. Marka hukukundaki genel uygulamada ise, tescilli bir markanın varlığına rağmen, bu markanın üçüncü kişiler tarafından hak sahibinden izinsiz olarak uzun süredir kullanılması, bu markaya yatırım yapılması ve bu eylem davacı tarafından biliniyor olduğu halde uzun yıllar sessiz kalınarak ve dava açılmayarak, keza dava açılmayacağı yolunda davalıda güven oluşturduktan sonra, marka hakkına tecavüz davası544

açmasının hakkın kötüye kullanılması teşkil edeceği temel mantığı üzerine kuruludur. Ancak bu olayların hiçbirinde, markayı kullanan kişinin bir sahtecilik yaparak bu hakka sahip olması söz konusu olmadığı gibi, marka sahibi de tescilli markasını kaybetmemekte, markayı kullanan kişi sadece bunu kullanma hakkı elde etmektedir. Hatta kendisine sessiz kalınan davalının, markayı ayrıca kendi adına tescil ettirme hakkı kazanması da söz konusu olmamaktadır.”545

Kanımca kararın son cümlesinin sonraki tescilli markaya sessiz kalan tescilsiz marka sahibine de uygulanması mümkündür. Gerçekten AB Marka Hukuku‘nda da sonraki tarihli Topluluk markasının kullanımına, yarattığı çatıĢmanın bilinmesine karĢın, beĢ yıl boyunca karĢı gelinmemiĢse artık Topluluk markasına karĢı hükümsüzlüğe iliĢkin talepler ileri sürülemeyecektir.546

Sonraki markanın tescilinden itibaren beĢ yıl içinde hükümsüzlük ve tecavüz davası açmayan gerçek hak sahibinin aynı markayı kendi adına tescil ettirmesi de teklik ilkesi gereğince mümkün değildir. Fakat kararda da benzeri ifade edildiği gibi, bu durumda gerçek hak sahibi tescilsiz markası üzerindeki hakkını kaybetmemektedir, sadece her iki marka da birlikte var olmaktadır.

Önceki tescilsiz marka sahibinin yine tescilsiz iĢaret üzerindeki hakkını def‘i olarak öne sürebilmesinin yanı sıra öne sürebileceği bir baĢka def‘i de kullanmama def‟idir. Kanun kullanmama def‘inin tecavüz davalarında ileri sürülebileceğini düzenlemiĢtir (SMK m. 29/2). Buna göre, dava tarihinde Türkiye‘de en az beĢ yıldır tescilli olması Ģartıyla sonraki tescilli

544

Kararda hükümsüzlük davası değil, tecavüz davası denilerek SMK m. 25/6‘nın sadece hükümsüzlük davalarına münhasır olarak uygulanmaması gerektiğine dikkat çekilmiĢtir.

545 _{11. HD. 28.11.2017, 2016/6325 E. 2017/6651 K.} 546

KUR / SENFTLEBEN, s. 253, no. 4.401. Anılan eserde belirtilen madde mülga 207/2009 sayılı AB Marka Tüzüğü‘nün 110. maddesidir. Bu madde aynen 2017/1001 sayılı Tüzüğün 137. maddesine alınmıĢtır.

150

marka sahibi açmıĢ olduğu tecavüz davasının dava tarihinden önceki beĢ yıl boyunca markasını kullanmamıĢsa, önceki tescilsiz marka sahibi bunu def‘i olarak öne sürebilir.

Özetle sessiz kalınan tüm durumlar için ortak sonuç, tescilli ve tescilsiz markanın bundan böyle birlikte var olmaya devam edeceğidir; sessiz kalmanın kullanıma dayalı öncelik hakkının kaybına yol açacağı düĢünülmemelidir. Sessiz kalma sadece birlikte var olmaya yol açar.547

Tekinalp‘e göre de kazanılmıĢ haklar bir yana, sessiz kalmak suretiyle (dava) hakkın(ın) yitirilmesi sonucunda da çift marka durumu ortaya çıkmaktadır.548