SMK m 6/3‘teki Düzenleme

Ġnceleme konumuz olan SMK m. 6/3 bakımından durum belirsizdir. Acaba sonraki markanın tesciline karĢı gelinebilmesi için tescil baĢvurusu yapılan marka ile önceki tescilsiz iĢaret arasında karıĢtırılmaya yol açacak bir benzerlik bulunmalı mıdır? Yoksa karıĢtırılma tehlikesine dayalı olmayan ret nedenlerinde olduğu gibi farklı sorumluluk nedenlerinin varlığı (örneğin markanın ayırt ediciliğine zarar vermesi) tek baĢına yeterli midir? Örneğin bir görüĢe göre kullanımı engellemek için unvan veya iĢletme adı ile marka arasında karıĢtırılma tehlikesinin bulunması gerekir.397

SMK m. 6/3‘te bir açıklık olmamakla birlikte doktrinde tescilsiz iĢaret ile tescili talep edilen marka arasında ayniyet veya benzerlik olması gerektiği ifade edilmiĢtir.398 Yargıtay da baĢvurusu yapılan marka ile itiraz edenin kullandığı ve ayırt edici hale getirdiği iĢaret arasında

ayniyet, benzerlik ve(ya) iltibas tehlikesinin bulunması gerektiğini söylemektedir.399 Arkan da MarKHK döneminde yazmıĢ olduğu eserinde, itiraz imkânının tescilsiz iĢaretin aynısının yanı

397 _{YASAMAN, C. I, s. 422.}

398 _{KARAN / KILIÇ, s. 206 no. 8.5.2.1. Aynı yöndeki bir baĢka görüĢe göre, tescilsiz marka sahibine de tescilli}

marka sahibi gibi itiraz etme imkânı tanındığının kabul edilmesi gerekir. Tescilsiz marka sahibi de SMK m. 6/1‘de öngörülen Ģekilde itiraz hakkına sahiptir. Yani tescilsiz markanın benzerinin, aynı ya da benzer mal/hizmetlerde tesciline itiraz edilebilecektir (SAVAġ Taner/SAYGIN Murat, Türk Patent ve Marka Kurumu Uygulamaları ve Yargıtay Kararları IĢığında Marka Tescil Süreci, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2020, s. 130).

107

sıra ayırt edilemeyecek derecede benzerlerinin tescil ettirilmek istenmesi halinde de tanınması gerektiğini ifade etmiĢtir.400

Diğer yandan eğer sınıflar arasında bir değerlendirme yapmak gerekecekse, tescilsiz iĢaretin mal veya hizmet sınıfı söz konusu olmadığından iĢaret sahibince iĢaretin fiilen kullanıldığı faaliyet alanının tescili talep edilen markanın sınıfıyla olan aynılığı veya benzerliğine bakılması gerekir.401

Kanımca tüm bu değerlendirmeler Türk hukukunda nispi ret nedenlerini düzenleyen SMK m. 6‘nın birçok fıkrasında marka iĢaretlerinin ―aynı veya benzer‖ olmasından söz edildiği için yapılmıĢtır. BaĢka bir ifadeyle nispi ret nedenlerinin çoğunlukla karıĢtırılma tehlikesine dayanması sebebiyle yapılmıĢtır. Fakat kanunda bir açıklık bulunmadığından mehaz AB mevzuatı ve buna iliĢkin mahkeme kararlarından yardım alarak konuyu tetkik etmek gerekir.

Konuyla ilgili olarak yol gösterici bir ABAD kararı Ģöyledir:

Infocit — Prestação de Serviços, Comércio Geral e Indústria, Lda (Angola) firması, 25 Şubat 2011 tarihinde kelime markası olan DINKOOL işaretini 7,9 ve 11. sınıflarda topluluk markası olarak tescil ettirmek üzere OHIM‟e (şimdiki adıyla EUIPO‟ya) başvurmuştur. Başvuru 8 Nisan 2011 tarihinde Topluluk Marka Bülteninde yayımlanmıştır.

25 Mayıs 2011 tarihinde davalı yan tarafında davaya katılan (DIN — Deutsches Institut für Normung eV yayıma itiraz etmiştir. İtiraz,

o ibareli, 1-34. (bu sınıflar da dâhil olmak üzere) sınıflar arasındaki tüm sınıflarda, Almanya‟nın da dâhil olduğu birçok Avrupa ülkesinde tescilli bir uluslararası markaya ve

o Almanya‟da ticaret esnasında kullanılan

DIN

400

ARKAN, C. I, s. 109.

108

Yayıma itirazları inceleyen OHIM İtiraz Dairesi, 26 Nisan 2012 tarihinde itirazın reddine karar vermiştir. Katılan davalı 13 Haziran 2012‟de itirazın reddine ilişkin kararı OHIM Temyiz Kurulu‟na temyiz etmiştir. OHIM Temyiz Kurulu, İtiraz Dairesinin kararını iptal etmiş ve başvurusu yapılan Topluluk Markasının tescilini tümden reddetmiştir.

OHIM Temyiz Kurulu bu kararında, tescil başvurusu yapılan markanın 9 ve 11. sınıflardaki mallarının, tescilsiz işaretin fiilen kullanıldığı faaliyet alanlarıyla benzer

olmamasına rağmen, Alman Marka Kanunu‟nun 15/3. maddesine402

göre, DINKOOL markasının haklı bir gerekçe olmaksızın ticarette kullanılmasının önceki marka DIN üzerinden haksız yarar sağlayabileceği gerekçesi ile itirazı kabul etmiştir.

Davacı, OHIM Temyiz Kurulu‟nun vermiş olduğu kararın iptali ve markasının tescili istemli açmış olduğu davada, markasını tescil ettirmek istediği emtia sınıflarının, tescilsiz markanın fiilen kullanıldığı faaliyet alanından farklı olduğunu ve haklı gerekçe olmaksızın kullanımın önceki marka üzerinden haksız yarar sağlamayacağını iddia etmiştir.

ABAD Genel Mahkeme önünde görülen bu davada mahkeme öncelikle, bir üye devlette korunan bir işaretin, sonraki bir ticari markanın kullanımını yasaklama hakkına ne ölçüde izin verdiği sorusunun, ilgili ulusal yasalar ışığında incelenmesi gerektiğine hükmetmiştir.

Mahkeme, değerlendirmesinde, OHIM Temyiz Kurulu nezdindeki ihtilaf konusunun,

DIN

402 _{Alman Markalar Kanunu m. 15‘in 2. ve 3. fıkraları Ģöyledir:}

―(2) Üçüncü kiĢilerin izinsiz biçimde, ticari adı (commercial designation) veya buna benzer baĢka bir iĢareti, korunan adla karıĢtırılmaya yol açacak Ģekilde kullanması yasaklanacaktır.

(3) Ticari ad Almanya‘da tanınırlık kazanmıĢ bir ticari adsa, üçüncü kiĢilerin ticari ad veya buna benzer bir iĢareti kullanması karıĢtırılma ihtimali olmasa bile yasaklanacaktır Ģu kadar ki, haklı bir gerekçe olmaksızın bu kullanım (önceki) ticari adın ayırt ediciliğine veya itibarına zarar verici veya ondan haksız yarar sağlayacak olsun.‖

Alman Markalar Kanununun Ġngilizce metni için bkz:

109

Kanunu m. 5/1‟in ticari işaretler (business signs) de dâhil olmak üzere ticaret sırasında ayırt edici işaret olarak kullanılan işaretleri koruduğunu belirtmektedir. Devamında da ifade edilmiştir ki, Alman Marka Kanunu m.15/2,3‟e göre, hak sahibi aşağıdaki hallerde bir ticari adın veya benzer başka bir işaretin403

yetkisiz404 kullanımını yasaklayabilir:

- Aralarında karıştırılma ihtimali varsa,

- Aralarında karıştırılma ihtimali olup olmadığına bakılmaksızın önceki işaret

Almanya‟da tanınırlık kazanmışsa ve bu kullanım önceki tescilsiz işaretin ayırt ediciliğine ve itibarına zarar verecek veya ondan haksız bir yarar sağlayacaksa. Bu bilgiler ışığında Temyiz Kurulu, somut olayda ilgili faaliyet alanında

DIN

DINKOOL

DIN

Genel mahkeme, davalı katılanın üst paragrafta yer alan vakıanın aksini ispat edememekle ve OHIM Temyiz Kurulu‟nun değerlendirmesinde hukuka bir aykırılık bulunmamakla, Temyiz Kurulu kararının iptali ve markanın tescil edilmesi istemli bu davanın reddine karar vermiştir. (ABAD Dosya no: T-85/14 - Infocit v OHIM - DIN (DINKOOL))

Bu içtihattan görüldüğü üzere Alman Markalar Kanunu‘nda tescilsiz iĢaret sahibinin sonraki markanın kullanımını yasaklatma hakkı iki durumda söz konusudur:

- ĠĢaretler arasında karıĢtırılma ihtimalinin bulunması halinde,

- KarıĢtırılma ihtimali olmasa bile önceki tescilsiz iĢaret Almanya‘da tanınırlık kazanmıĢsa sonraki markanın (haklı bir neden olmaksızın) kullanımının önceki tescilsiz iĢaretin ayırt ediciliğine veya itibarına zarar verecek olması ya da ondan haksız yarar sağlayacak olması durumunda.

403_{Alman Markalar Kanunu‘nun kapsamı yalnızca markalar olmayıp diğer iĢaretleri de içerdiğinden bu tarz bir}

ifade kullanılmıĢtır. Biz bu ifadeyi kendi hukukumuz açısından sonraki marka olarak anlayabiliriz.

404 _{Alman Markalar Kanunu‘nun Ġngilizce metninde her ne kadar ―yetkisiz‖ (unauthorised) kullanım ifadesi yer}

alsa da bunu ―haklı bir sebebe dayanmama hali‖ olarak anlamak daha uygun olacaktır. Çünkü bu ifade esasen, T- 85/14 sayılı içtihadın orijinal metninde de kullanılan ―without due cause‖ ifadesinin karĢılığıdır.

110

Alman Markalar Kanunu‘ndaki bu düzenlemenin adeta, SMK m. 6/5‘te düzenlenmiĢ olan Türkiye‘de tescilli tanınmıĢ markaların korunmasına yönelik hüküm ile diğer nispi ret nedenlerinde yer alan karıĢtırılma tehlikesi durumunun sentezi olduğu görülmektedir.

O halde Ģöyle bir çıkarım yapmakta sakınca yoktur; tescilsiz bir marka veya ticaret sırasında kullanılan bir iĢaret Türkiye çapında tanınmıĢ ise karıĢtırılma tehlikesine dayalı olmayan ihlal hallerinde olduğu gibi sulandırmaya karĢı da korunmalıdır. Yani bu durumda Türkiye genelinde ulaĢılan bir tanınmıĢlık söz konusu olduğundan aynı, benzer, farklı sınıflarda olmasına bakılmaksızın tescilsiz marka sahibi aynı veya benzer iĢaretin tesciline karĢı gelebilecektir. Yok eğer Türkiye çapında tanınmıĢlık kazanmamıĢ ise tescilsiz iĢaretle aynı veya benzer iĢaretin aynı veya benzer mal/hizmetlerde kullanılması halinde yasaklama hakkı kullanılabilecektir.405

Türkiye‘de tanınmıĢ tescilsiz markaların geniĢletilmiĢ korumadan yararlanabilmesi için tanınmıĢ olması tek baĢına yeterli değildir. Toplumda tanınmıĢlık düzeyine ulaĢmıĢ marka farklı mal/hizmet sınıfları için geniĢletilmiĢ marka korumasına per se kavuĢmamaktadır.406

Alman Markalar Kanunu‘nda olduğu gibi üç ihlal durumundan birinin gerçekleĢmesi Ģarttır. Bu durumlar yukarıda ifade edildiği gibi407_{, ayırt edici karaktere zarar}

verme, itibarına zarar verme ve itibarından ya da ayırt edici karakterinden haksız yarar elde etme durumlarıdır.

Türk marka hukuku uygulamasında Alman Markalar Kanunu‘nda benimsenen esasların benimsenmesi halinde Türkiye‘de tescilsiz olan ve fakat tanınmıĢ marka olarak değerlendirilebilecek markaların karıĢtırılma ihtimali aranmaksızın korunabilmesine imkân tanınmıĢ olacaktır. Önerimiz, SMK m. 6/3‘te (aynı Ģekilde SMK m. 6/6‘da) yapılacak yeni bir düzenlemeyle bir sorumluluk sebebi öngörülerek durumun açıklığa kavuĢturulmasıdır.

405 _{Aynı yönde bkz. GÜNEġ Ġlhami, Marka Hukukunda Önceye Dayalı Haklar ve Ayırt Edici ĠĢaretler, 2. Baskı,}

Seçkin Yayıncılık, Ankara 2015, s. 110-111.

406 _{ġENOCAK Kemal, TanınmıĢlık Düzeyine EriĢmiĢ Markanın Korunması, BATĠDER Cilt: XXV Sayı:2,}

Haziran 2009, s. 147. Ayrıca yazarın çalıĢmasında ele aldığı konu MarKHK m. 8/4-Türkiye‘de tescilli tanınmıĢ markalar olsa da bu konudaki esaslar Türkiye‘de tanınmıĢ tescilsiz markalar için de geçerli olmalıdır. Zira MarKHK m. 8/4 (SMK m. 6/5) hükmü ile korunan değer, markanın tanınmıĢlığıyla kendini gösteren iĢletmesel emek ve maddi harcamalardır. Anılan hükümle tüketiciler değil, tanınmıĢlık düzeyine ulaĢan marka sahibi korunmaktadır (aynı yerde s. 135).

111