Ciddi Kullanım Kavramı ve SMK m 6/3 Anlamında Bir Hak Elde Edilmesinden

Aranmadığı Sorunu

Markanın kullanılması kavramının yanı sıra bir de ciddi kullanım kavramı mevzuatımızda mevcuttur. Ciddi kullanım kavramı marka hukukumuzun tartıĢmalı meselelerinden birisi olmuĢtur. Örneğin MarKHK döneminde iptal edilen ‗Markanın Kullanılması‘ baĢlıklı 14. maddesinde324

yalnızca kullanma ifadesine yer verilirken, ‗Hükümsüzlük Halleri‘ baĢlıklı 42. maddenin325

yine iptal edilen c bendinde ciddi biçimde

kullanma kavramı kullanılmıĢtı.

SMK dönemine geldiğimizde, bu kez hem ‗Markanın Kullanılması‘ baĢlıklı 9. maddesinde, hem ‗Ġptal Halleri ve Ġptal Talebi‘ baĢlıklı 26. maddede hem de yayıma itiraz

322

ÇOLAK Uğur, Türk Marka Hukuku, 3. Baskı, On Ġki Levha Yayıncılık, Ġstanbul 2016, s. 865.

323 _{TEKĠNALP, s. 461.}

324 _{AYM‘nin 2016/148 E. 2016/189 K. 14.12.2016 tarihli kararı ile MarKHK‘nın iptal edilen 14. maddesi:}

“Markanın, tescil tarihinden itibaren beş yıl içinde, haklı bir neden olmadan kullanılmaması veya bu kullanıma beş yıllık bir süre için kesintisiz ara verilmesi halinde, marka iptal edilir.

Aşağıda belirtilen durumlar markayı kullanma kabul edilir:

a) Tescilli markanın ayırt edici karakterini değiştirmeden markanın farklı unsurlarla kullanılması, b) Markanın yalnız ihracat amacıyla mal ya da ambalajlarında kullanılması,

c) Markanın, marka sahibinin izni ile kullanılması, d) Markayı taşıyan malın ithalatı.”

325 _{AYM‘nin 2013/147 E. 2014/75 K. 9.4.2014 tarihli kararı ile MarKHK‘nın iptal edilen 42/1-c maddesi: “14}

üncü maddeye aykırılık. (Ancak, 5 yılın dolması ile davanın açıldığı tarih arasında ciddi biçimde kullanma hükümsüzlük nedeni sayılmaz. Dava açılacağı düşünülerek kullanma gerçekleşmiş ise, mahkeme davanın açılmasından önceki üç ay içerisinde gerçekleşen kullanmayı dikkate almaz.)”

89

aĢamasında kullanım kanıtı talep edilmesini düzenleyen 19. maddede ciddi kullanım kavramına yer verilmiĢtir. Özetle SMK‘da markanın kullanımını düzenleyen tüm maddelerinde ciddi kullanım kavramı kullanılmıĢtır. Böylelikle MarKHK döneminde olduğu gibi normal kullanım/ciddi kullanım ayrımına mahal vermeyecek bir düzenlemeye gidilmiĢtir. Fakat bu kez de ciddi kullanım kavramı SMK‘nın anılan maddelerinde yer almasına rağmen bu kavramdan ne anlaĢılması gerektiği kanunda yazmamaktadır. O halde bu kavramı tespit etmek için mehaz mevzuata ve doktrindeki görüĢlere bakmak gerekir.

SMK m. 9‘un mehazlarından olan 2015/2436 sayılı AB Marka Direktifi‘nin ‗Markanın Kullanılması (Use of Trademark)‘ baĢlıklı 16. maddesinde genuine use kavramı kullanılmıĢtır. Aynı Ģekilde 2017/1001 sayılı AB Marka Tüzüğü‘nün ‗AB Markasının Kullanılması‘ baĢlıklı 18. maddesinde de genuine use ifadesi yer almaktadır. Bu kavram da anılan Direktif ve Tüzük‘te tanımlanmamıĢ, nelerin genuine use olduğu belirtilmemiĢtir.

Yine 2017/1001 sayılı AB Marka Tüzüğü‘nde ifade edildiği üzere, Birlik markalarının ya da onlardan önce tescil edilmiĢ herhangi bir markanın gerçekten kullanıldığı (actually

used) durumlar dışında korunmasını haklı çıkaracak bir gerekçe yoktur.326

Markanın kullanma yükümlülüğüne dayanak arz eden bu cümlede görüldüğü üzere bu kez de actual use kavramı karĢımıza çıkmaktadır. Fakat bunun da tanımı yapılmamıĢtır.

AB doktrinine baktığımızda ise markanın kullanımı, doğrudan genuine use baĢlığı altında incelenerek bu kavram genel kullanım kriterleri (general use criteria) ve genuine

use‘un327 özel kriterleri (specific criterion of genuine use) baĢlıklarına ayrılmıĢtır.328

Genel kriterler baĢlığı altında öncelikle, markanın mal ve hizmetlerle ilgili olarak ticarette yer alması gerektiği329 ifade edilmektedir. Ayrıca bu kullanım, markanın temel iĢlevlerinden olan köken gösterme iĢlevine uygun olarak yapılmalıdır. Kısaca bunlara değinecek olursak, ABAD‘a göre, bir marka kullanımının ticaret esnasında kullanma olarak

326 _{Metnin orijinali: ―There is no justification for protecting EU trade marks or, as against them, any trade mark}

which has been registered before them, except where the trade marks are actually used.” (resital no.24).

327 _{Burada genuine use kavramının içeriği henüz netleĢmediğinden bu Ģekilde ifade etmek istedik.} 328 _{Bkz. KUR / SENFTLEBEN, European Trade Mark Law, Oxford 2017.}

329 _{Daha önce ifade ettiğim üzere, markanın ticaret dıĢında da kullanıldığı vaki olduğundan markanın}

kullanımından bahsedebilmek için mutlaka ticaret esnasında kullanılması Ģart değildir. Markasal kullanım, ticaret sırasında kullanım ile kesiĢebilen farklı bir kavramdır. Aynı Ģekilde her ticaret sırasında kullanım markasal kullanım değildir. Zaten bu sebeple markasal kullanımdan söz edebilmek için markanın ticaret sırasında kullanımının markanın köken gösterme iĢlevini yerine getirir Ģekilde olması gerektiği ifade edilmektedir. Neticeten, tekrar ifade edelim ki, markanın kullanılmasından bahsedebilmek için mutlaka ticaret sırasında kullanılması gerektiği Ģeklindeki görüĢlere katılmıyoruz.

90

kabul edilebilmesi için, Ģahsi (özel) iĢ olarak değil de ekonomik çıkar sağlamak amacıyla ticari faaliyetler bağlamında olması gerekir.330

ABAD, genuine use kavramının tanımını da veren bir kararında Ģöyle demektedir: Marka, temel iĢleviyle yani (mal veya hizmetler için bir pazar oluĢturmak veya oluĢturulan bu pazarı korumak amacıyla) tescilli olduğu mal veya hizmetlerin menĢeinin aynı olduğunu garanti eden bir iĢlevle kullanıldığında ortada bir genuine use vardır.331 Markanın ticaret sırasında ve mal/hizmetlerle ilgili olarak kullanılmasından baĢka genuine use, piyasadaki mal veya hizmetlerin ticari kaynağını belirlemek amacıyla kullanılmasını gerektirir. BaĢka bir deyiĢle, marka menĢe göstergesi olarak kullanılmalıdır.332

O halde genuine use, markanın köken gösterme iĢlevine uygun olarak kullanıldığı durumları karĢılayan bir kavramdır. Bu sebeple genuine use ifadesini doğrudan markanın iĢlevlerine uygun kullanım yani markasal

kullanım olarak tercüme etmek gerekir.

AB doktrinindeki yoruma uygun olarak, Karan ve Kılıç‘a göre de MarKHK‘nın mehazı olan 40/94 sayılı AB Marka Tüzüğü‘nün333

15. maddesinde ―iĢlevine uygun surette kullanım‖ı ifade etmek üzere genuine use tabiri kullanılmıĢtır. Yazarlara göre bu sebeple

genuine use ifadesini ciddi veya gerçek kullanım Ģeklinde tercüme etmemek gerekir.334

Genuine use‘un (markasal kullanımın) özel kriterlerine baktığımızda ise öncelikle

ABAD, genuine use‟un (markasal kullanımın), markanın gerçekten (fiili, eylemli, hakiki)

kullanımı (actual use) anlamına geldiğini söylemiĢtir.335

Keza 2015/2436 sayılı AB Marka Direktifi‘nde de açıkça belirtildiği üzere markalar, mal/hizmetleri ayırt etme ve tüketicilerin bilinçli seçim yapmasını sağlama amaçlarını ancak pazarda gerçekten kullanıldıklarında yerine getirirler (31. resital, 1. cümle).336

Ayrıca yine aynı Direktif‘te ifade edildiği gibi, tescilli bir marka yalnızca gerçekten kullanıldığı sürece korunmalı ve daha önceki bir tescilli

330

ABAD Dosya no: C-236/08-238/08, prg. 50.

331 _{ABAD Dosya no: C-40/01, prg. 36 ve 43.} 332 _{KUR / SENFTLEBEN, s. 461 no. 6.154.}

333 _{Bu tüzük daha sonra 207/2009 sayılı AB Marka Tüzüğü tarafından ilga edilmiĢ, bu tüzük de 2017/1001 sayılı}

AB Marka Tüzüğü tarafından ilga edilmiĢtir. Fakat markanın kullanılmasıyla ilgili maddelerinde genuine use kavramı tüm tüzüklerde aynen geçerli biçimde kullanılmıĢtır.

334 _{KARAN / KILIÇ, s. 316 no. 14.5.} 335 _{ABAD Dosya no: C-40/01 prg. 35.} 336

Metnin orijinali: Trade marks fulfil their purpose of distinguishing goods or services and allowing consumers

91

marka, markasal olarak kullanıma sokulmamıĢsa, sahibinin daha sonraki bir markaya karĢı çıkmasına veya geçersiz kılmasına izin vermemelidir (32. resital 1. cümle).337

ABAD genuine use‘u (markasal kullanımı) değerlendirirken markanın ticari kullanımının gerçek (real) olup olmadığını belirlemek gerektiğine iĢaret etmiĢtir.338

Bu kapsamda kullanımın gerçek bir kullanım olup olmadığını değerlendirirken, özellikle mal veya hizmetler için pazarda bir pay oluĢturmak veya oluĢturulan payı korumak amacıyla yapılan bu kullanımın ilgili ekonomik sektörde gerekli ve yeterli olması aranır.339

Bir baĢka ifadeyle, markanın gerçek kullanımından söz edebilmek için marka kullanımının ilgili mal veya hizmete pazarda bir yer edindirecek nitelikte olması gerekir. Fakat bunu her zaman markanın çok yoğun bir Ģekilde kullanımı olarak anlamamak gerekir.

Gerçek kullanım değerlendirmesinde, söz konusu mal veya hizmetin karakteristiği,

ilgili pazarın özellikleri, marka kullanımının bölgesel kapsamı ve hacmi, markanın kullanım sıklığı ve düzeni gibi ölçütleri içeren olay bazlı değerlendirme yapılmalıdır. Bu doğrultuda ilgili pazarda mal veya hizmetin özellikleri dikkate alındığında kullanımın nicel bakımdan her daim ciddi (kayda değer) olması gerekmez. Gerçek bir ticari amaca hizmet ettiği sürece, markanın asgari derecede kullanımı ve tek bir müĢteriye yönelik satıĢlar bile markasal kullanım (genuine use) için yeterli olabilir.340

Görüldüğü üzere AB marka hukukunda genuine

use kavramı, markanın gerçekten (fiili) kullanımını amaçlayan biçimde, markasal kullanım

olarak kullanılmaktadır.

Buna karĢın Türk hukukunda genuine use kavramı (ya da yanlıĢ tercümesiyle ciddi

kullanım kavramı) çoğunlukla yanlıĢ yorumlanarak, sadece markanın kullanım yoğunluğunu

ifade eden bir kavrammıĢ gibi algılanmaktadır. Örneğin Yargıtay‘ın bir kararında, “BANDIRA

BANDIRA isimli markanın hükümsüz kılındığı tarihten sonra da davalı şirket tarafından 556 sayılı KHK‟nın aradığı anlamda ciddi, yoğun, etkin bir biçimde kullanılmadığı kanaatine ulaşılması nedeniyle […] sayılı markanın hükümsüzlüğünün ardından yapılan işbu davaya konu marka başvurusunun, gerçekte kullanılmayıp yedekleme amacıyla yapıldığı ve kötüniyetli olduğu gerekçesiyle davanın kabulüne […]” Ģeklinde ifade yer almaktadır.341

337 _{Metnin orijinali: Consequently, a registered trade mark should only be protected in so far as it is actually}

used and a registered earlier trade mark should not enable its proprietor to oppose or invalidate a later trade mark if that proprietor has not put his trade mark to genuine use.

338

Hatırlanacağı üzere yukarıda 2017/1001 sayılı AB Marka Tüzüğü‘nün 24. Resitalinde de markanın gerçekten kullanıldığı durumlar dıĢında korunmaya değer olmadığı ifade edilmiĢti.

339 _{ABAD Dosya no: C-40/01 prg. 38.} 340

ABAD Dosya no: C-40/01 prg. 39.

92

Yargıtay‘ın diğer kararlarında ―ciddi markasal kullanım‖342

, ―etkin kullanım‖343 gibi SMK m. 9‘da söylenmek istenenin kapsam bakımından dıĢına çıkan ifadeler kullanılmıĢtır. Oysa madde gerekçesinde de ifade edildiği üzere, maddede söz konusu olan kullanım,

markanın tescil edildiği amaç dâhilinde, işlevine uygun yani ticari hayatın içinde markanın fonksiyonlarının yerine getirilmesi için Türkiye‟de kullanımıdır. İngilizce‟de “genuine use” biçiminde tarif edilen bu kullanım doktrin ve içtihatta “ciddi biçimde kullanım” olarak yerleşmiştir. Bu nedenle sırf üçüncü kişilerin markayı iptal ettirmesini önlemek amacıyla, markanın evraklar ve ilanlar aracılığıyla kullanılması ve benzeri durumlar madde kapsamında kullanım olarak mütalaa edilmeyecektir.344

Bu sebeple tekraren söylemek gerekirse genuine use kavramı, markanın gerçekten (fiili) kullanımını içerir biçimde, markasal kullanım olarak anlaĢılmalıdır. O halde, markanın gerçek (fiili, eylemli) kullanımını içermeyen kullanımlar, markasal kullanım olmayacaktır.

Bu baĢlık altında en baĢta, asıl tartıĢmanın, tescilsiz iĢaretin markasal kullanımının ―ciddi kullanım‖ Ģeklinde olup olmadığı noktasında yoğunlaĢtığını ifade etmiĢtik. Ancak incelememiz sonucu ciddi kullanım ifadesinin yanlıĢ tercüme sebebiyle ortaya çıktığı anlaĢıldığından soruyu, ‗tescilsiz iĢaret üzerindeki markasal kullanımın yoğunluğu ne olmalıdır‘ Ģeklinde revize etmek gerekir. Zira uygulamada da cevabı aranan soru budur. ABAD, Colloseum Holding kararında bu soruya cevap vermiĢtir. Divan bu kararda, bir markanın markasal kullanıldığının (genuine use) kabulü için aranan koĢulların, kullanım yoluyla ayırt edici karakter edinilmesine iliĢkin koĢullara benzer olduğunu söylemiĢtir.345

Bu nedenle ‗kullanım yoluyla ayırt edici karakter kazanma‟yı değerlendirmek için kullanılan kriterler, markasal kullanımın (genuine use) değerlendirilmesi bağlamında eĢit olarak geçerlidir. Genuine use ifadesi de markayı iĢlevlerine uygun Ģekilde kullanmak anlamına geldiğinden, ayırt edici nitelik kazandırmaya yetecek bir kullanım tescilsiz markalar için yeterli olacaktır.346

342 _{11. HD. 20.01.2020, 2019/2634 E. 2020/551 K.} 343 _{11. HD. 11.11.2019, 2018/4883 E. 2019/7053 K.}

344 _{Gerekçede kullanım kavramının ‗markanın iĢlevlerine uygun kullanım‘ olarak değerlendirilmesine ve}

uygulamadaki hatalı algının da farkında olunmasına rağmen maddenin kendisinde niçin ‗ciddi kullanım‘ ifadelerine yer verildiği anlaĢılamamıĢtır. Madde metninde yalnızca ‗markasal kullanım‘ ibaresine yer vermek daha isabetli olurdu.

345

ABAD Dosya no: C-12/12, prg. 34.

93

3. ĠġARET ÜZERĠNDE HAK ELDE ETMĠġ OLMA VE SONRAKĠ