TİCARİ VEKİL veya TEMSİLCİ TARAFINDAN MARKA SAHİBİNDEN İZİN

SAHİBİNDEN İZİN ALINMADAN ve GEÇERLİ GEREKÇE GÖSTERMEKSİZİN BAŞVURUSU YAPILAN MARKA

556 sayılı KHK 8/2. fıkrasında “Marka sahibinin ticari vekili veya temsilcisi

tarafından markanın kendi adına tescili için, marka sahibinin izni olmadan ve geçerli bir gerekçe gösterilmeden yapılan başvuru, marka sahibinin itirazı üzerine red edilir” denilmek suretiyle bu husus nispi red nedenleri arasında sayılmıştır.

Markalar Kanunu Tasarısı Taslağı ile Markalar Kanunu Tasarısı 8/2. Fıkrasında aynı düzenlemeyi yapmışlar ve “Marka sahibinin izni olmadan, ticari

vekili veya temsilcisinin markanın kendi adına tescili için yaptığı başvuru, ticari vekil veya temsilcinin geçerli bir gerekçe gösterememesi halinde, marka sahibinin itirazı üzerine reddedilir” hükmüne yer vermişlerdir.

Maddede bağlı tacir yardımcılarından olan ticari vekil ve ticari temsilci terimleri kullanılmasına karşın öğretide355 "marka sahibinin markanın kullanılmasına, markayı taşıyan malların dağıtımına ilişkin yetki vermesi koşuluyla"

markayı kendi adına tescil ettirmek isteyen her kişinin ticari vekil veya temsilci sayılabileceği belirtilmiştir. Türkiye uygulamasında da daha sık görülen durum tek satıcının, franchise alanın veya acentenin kendi adına markayı tescil ettirmek için başvuruda bulunmasıdır.

556 sayılı KHK’nın 8/2 maddesinde sadece markanın aynının ticari vekil veya temsilci adına tescilini yasaklamaktadır. Ayrıca, ticari vekil ya da temsilcinin yabancı markanın aynı veya benzerinin kendi adına tescilini isteyip isteyemeyeceği hususunda

122 Arkan, ne Paris Konvansiyonunda ne KHK’da açıklık olduğunu, ancak konuya ilişkin hükmün Paris Konvansiyonu’na eklendiği 1958 Lizbon değişikliğinde yapılan önerinin gerekçesinde, hükmün karışıklığa yol açan benzer markaları da kapsadığının ifade edildiğini ve dolayısıyla markanın kapsadığı malların aynı türden olması koşulu ile marka sahibinin markasının aynının veya benzerinin, ticari vekili veya temsilcisi adına tesciline de itiraz edebilmelidir görüşünü açıklamıştır.356

Kanaatimizce, Arkan’ın görüşü isabetli olup, 556 sayılı KHK’nın 8/II maddesi hükmünün yalnızca aynı mal ve hizmetler için değil benzer mal ve hizmetler için de geçerli olması gerekir.

556 sayılı KHK’nın 8/II fıkrası hükmünün dayanağı Paris Sözleşmesi’nin 6. Mükerrer 6. maddesidir. 1. Fıkrasına göre “Birliğe dahil bir ülkede, bir marka

sahibi olan kimsenin acentesi veya mümessili, marka sahibinin izni olmaksızın, bu markanın kendi namına tescilini bu ülkelerden birinde veya bir çoğunda talep ederse, bu acente veya mümessil hareketinin haklı olduğunu ispat etmedikçe, marka sahibi talep edilen tescile itiraz etmek veya bu tescilin terkinini yahut ülke mevzuatı müsaitse, zikredilen tescilin kendi lehine devir ve naklini istemek hakkını haiz olacaktır”. 2. Fıkrasına göre ise, “Marka sahibi yukarıdaki (1) inci fıkra saklı kalmak üzere, markasının acentesi veya mümessili tarafından kullanılmasına yetki vermemişse, bu kullanmaya itiraz etmek hakkına sahiptir.” denilmektedir.

Paris Sözleşmesi’nde öngörülen düzenlemeye paralel olarak; marka sahibinin, acente veya mümessil adına yapılan tescilin, kendi lehine devrini isteme yetkisi 556 sayılı KHK’nın 17. maddesinde marka hakkı sahibinin markasının kullanımına itiraz hakkı da 556 sayılı KHK’nın 11. maddesinde hükme bağlanmıştır.357 Buna göre; marka sahibinin ticari vekili veya temsilcisi adına, marka sahibinin iznini almadan marka tescili yapılması halinde; marka sahibi kullanım için yetki vermemişse, ticari vekil ve temsilcinin haklı bir gerekçesi yok ise marka sahibinin markasının kullanılmasına itiraz etme hakkı vardır.( 556 sayılı KHK 11. md.)

356 _{ARKAN Yabancı Marka, s.12} 357 _{MERAN, Marka Hakları, s. 1001 vd.}

123

Şayet tescilli marka sahibi bu itiraz hakkını kullanmaz ise, diğer bir ifadeyle zımni bir izin söz konusu ise başvuru yapan marka sahibinin tescil talebi kabul edilerek tescil işlemi yapılacaktır.

Ayrıca 556 sayılı KHK’nın 17. maddesi uyarınca, marka sahibinin izni olmadan onun ticari vekili veya temsilcisi adına marka tescil edilmesi halinde, ticari vekil ya da temsilcinin haklı bir gerekçesi yok ise, marka sahibinin söz konusu tescilin kendi lehine devredilmesini isteme yetkisi vardır.

556 sayılı KHK’nın 8/II maddesinin uygulanabilmesi için marka sahibi ile markayı kendi adına tescil ettirmek isteyen arasında, markanın kullanılmasına, markayı taşıyan malların dağıtımına yetki tanıyan bir ilişkinin bulunması gerekmektedir.358 Bu ilişki, vekalet sözleşmesinden kaynaklanabileceği gibi, yerine göre tek satıcılık ya da hizmet sözleşmesine de dayanabilir. Bu nedenle, 556 sayılı KHK’nın 8/II maddesinde yer alan bu ilişki ticari vekil veya temsilci ibareleri olarak belirtilmiştir.

Marka hakkı sahibi ile bu kişi arasındaki ilişki vekalet temelli diğer ilişkiler de olabilir. Örneğin; bu ilişki bazen tek satıcılık, ticari veya adi vekalet, lisans sözleşmesi, franchise sözleşmesi veya tek taraflı temsil ilişkisine dayanabilir.359 Bu ilişki hizmet sözleşmesi de olabilir.

Arkan; markayı kullanma hakkı veren sözleşmeye taraf olma koşulunun dar

değerlendirilmemesi gerektiğini, bu halde hükmün dolanılmasının mümkün olabileceğini belirterek markanın sadece sözleşmeye taraf olan acente ya da tek satıcının değil, bunların ticari mümessil veya müstahdemleri adına tescil ettirilmek istenmesinin de bu kapsam içinde düşünülmesi gerektiğini ifade etmiştir.360

358 _{KARAHAN, Hükümsüzlük, s. 108-109; MERAN, Marka Hakları, s. 102.} 359

TEKİNALP, Fikri Mülkiyet, s. 395; ARKAN, Marka Hukuku, C.I, s.111; KARAHAN, Hükümsüzlük, s. 111-112; KARAN/KILIÇ, Markaların Korunması, s. 204-205, KAYA, Marka Hukuku, s. 150.

124

Karahan; taraf sıfatının marka sahibi ile yapılan sözleşmenin tarafı olan

ticari vekil veya temsilciye ait olması kanaatinde olduğunu belirterek, bu hükmün bu derece geniş yorumlanması halinde yasağa yakalanmak istemeyen ticari vekil veya temsilcinin, aralarında böyle bir bağ olmayan kişiler adına markayı tescil ettirme yoluna gidebileceğini ifade etmiştir.361 Taraflar arasında, markanın kullanımına yetki tanıyan böyle bir ilişki yoksa, bir kişinin başkasına ait markayı kendi adına tescil ettirmek istemesinde 556 sayılı KHK’nın 8/II maddesine dayanarak itiraz olunamayacaktır.

Arkan’a göre; taraflar arasında markanın kullanımı konusunda yetkilendirmeyi içeren bir ilişki yoksa, marka hakkı sahibinin ya da herhangi bir kişinin bu ilişkiye dayanmadan bir markayı kendi adına tescil ettirmek istemesinde 556 sayılı KHK’nın 8/II maddesine dayanarak itiraz edilmesi mümkün değildir. Bu halde marka sahibi 8/I maddesi veya .8/III maddesi hükmüne dayanarak itiraz edebilir ve yabancı markanın tescilinin talep edilmesi halinde, eğer bu marka Paris Sözleşmesi’nin 1. mükerrer 6. madde kapsamında Türkiye’de tanınmış bir marka ise başvurunun 556 sayılı KHK’nın 7/I-ı bendi kapsamında reddi gündeme gelebilir.362

Yasaman’a göre, madde metninde geçen “ticari vekil veya mümessil”

terimleri geniş yorumlanmalıdır. Marka sahibi, Türkiye’de tescilli bulunmayan markasını lisans, franchise, acenta, hizmet, vekalet veya tek satıcılık sözleşmesi vb. gibi bir hukuki ilişkiye dayanarak kullandırabilir.363 Şanal’da aynı görüşü paylaşmıştır.364

Pekdinçer, ticari vekil ve temsilcilik ibaresinin son derece geniş

değerlendirilmesi gerektiğini, bu terimlerin Borçlar Kanunu’nda tanımlanan ticari vekillik teriminden farklı algılanması gerektiğini belirtmiştir. Pekdinçer, marka sahibiyle hukuki veya ekonomik bir ilişki içerisine giren herkesin ticari vekil veya temsilci olarak adlandırılması gerektiğini, belirtilen sebeple yurt dışındaki bir

361

KARAHAN, Hükümsüzlük, s. 108.

362 _{ARKAN, Marka Hukuku, C.I, s. 111-112.}

363 _{YASAMAN, Marka Hukuku 556 Sayılı KHK Şerhi, C.I, s. 403.} 364 _{ŞANAL, Hükümsüzlük Davaları, s. 87.}

125 markanın Türkiye’deki tek satıcısı, genel dağıtıcısı, acentesi veya lisansörünün ticari vekil veya temsilci olarak adlandırılması gerektiğini ifade etmiştir.365

Kanaatimizce; 556 sayılı KHK’nın 8/2 fıkrası geniş yorumlanmalıdır. Markanın, sadece acente ya da tek satıcının değil, bunların ticari mümessil, müstahdemleri adına tescil ettirilmek istenmesi gibi ihtimallerde de, 556 sayılı KHK’nın 8/II maddesi. kapsamında değerlendirilmelidir.

Marka sahibinin izninin olması halinde tescil mümkün olmakla beraber, 556 sayılı KHK’nın 8/II’ maddesinde de birinci hal olarak yetki veren sözleşmede taraf olma koşulu ile birlikte ikinci bir hal olarak da marka sahibinin izni olmadan ve geçerli bir gerekçe gösterilmeden yapılacak bir tescil başvurusu nispi red nedeni oluşturmaktadır.

Burada tartışılması gereken kavram “geçerli bir gerekçe” kavramıdır. 556 sayılı KHK’nın neyi kastettiği hususu doktrinde tartışılmıştır. Burada sözü edilen geçerli bir gerekçe şartı başvurunun reddine engel teşkil eden, başvuru sahibi lehine bir haklı sebeptir.

Kaya; izin ve geçerli sebebin birbirine “ve” bağlacı ile bağlanmasını anlam

kaybı açısından isabetli bulmamıştır. Yazara göre, iznin açıkça veya zımnen verilmesi başvuruyu başlı başına haklı sebebe dayandıracak bir niteliğe büründürür. Örneğin, uygulamada marka hakkı sahiplerinin bazen aralarındaki sözleşmenin sona ermesi veya kendilerinin belirli hareketlerde bulunmaması (yenilememe gibi) hallerinde markanın temsilcileri adına tesciline olanak tanıdıkları görülmektedir.366

Tekinalp; haklı ve geçerli bir sebep konusunda, bunun olgulardan değil,

ancak bir sözleşmeden doğabileceğini, acentenin veya dağıtıcının yatırımını koruma ihtiyacının geçerli bir sebep olarak değerlendirilemeyeceğini belirtmektedir.367

365

PEKDİNÇER, Tamer: ”Ticari vekil veya Temsilci Tarafından Sınai Hak İhlali” Fikri ve Sınai

Haklar, ihlaller, Davalar, İstanbul Barosu Yayınları, İstanbul 2008 s. 31.

366 _{KAYA, Marka Hukuku, s. 151.}

126

Arkan ise, aksi görüşte olup, geçerli bir gerekçenin sadece sözleşmeden

doğmayabileceği kanısındadır. Yazara göre, bu husus somut olayın şartları dahilinde değerlendirilmelidir.368 Yazarın verdiği örneğe göre, yabancı bir markayı uzun ve zahmetli bir çalışma ve faaliyet sonucunda ilgili sektöre tanıtan, ona itibar kazandıran ticari vekil veya temsilcinin, neticede marka önemli bir yere gelmişken marka sahibinin Türkiye’yi ilgi alanından çıkartması halinde haklarının etkin bir

şekilde korunması ihtiyacı söz konusu olabilir ve bu geçerli bir gerekçe oluşturabilir. Özellikle ticari vekil veya temsilci marka sahibi yabancı üreticinin, faaliyette bulunduğu piyasa ile ilişkisinin kalmadığını açıkça ve hareketleri ile gösterdiği durumlarda haklı bir nedene sahiptir. Yabancı marka sahibinin, ticari vekilin faaliyet gösterdiği sektörde satışı yapılan ürünlerde kullanmış olduğu markanın koruma süresinin yenilenmesi konusunda hiçbir girişimde bulunmaması; bu marka hakkından vazgeçme seklinde yorumlanabilir. Marka sahibinin yenileme süresi biten markayı yenilemek için teşebbüste bulunmaması veya marka hakkından vazgeçmesi hallerinde geçerli bir gerekçe bulunduğu kabul edilmelidir. Bu ve benzeri hallerde marka sahibi, markasının acente, tek satıcı gibi tacir yardımcılarının adına tescili işlemine itiraz etme hakkına sahip olmamalıdır. (MK. m.2/II)369 Yine Arkan, Paris Konvansiyonu’nun ilgili hükmü anlamında geçerli gerekçeden marka sahibi yabancı üreticinin, ticari vekil yada temsilcisinin kendi adına tescilini istediği marka ile ilgisinin kalmadığının açıkça belli olduğu hallerde, örneğin ticari vekilin faaliyet gösterdiği piyasaya ihraç olunan mallarda başka bir markanın kullanılmaya başlanması yada marka hakkının koruma süresinin yenilenmemesi halinde haklı nedenden söz edilebileceğini belirtmektedir. Bu gibi hallerde marka sahibi markasının ticari vekil yada temsilcisi adına tesciline itiraz edememelidir.370

Şanal, markanın piyasada tanınması, markanın itibar kazanması ticari vekilin

veya temsilcinin çabaları sonucunda sağlanmışsa, geçerli bir gerekçenin varlığının söz konusu olduğunu belirtmiştir.371

368

ARKAN, Marka Hukuku, C.I, s. 111, 112; Aynı yönde bkz. KARAHAN, Hükümsüzlük, s. 109

369 _{ARKAN, Marka Hukuku, C.I, s. 111.112.} 370 _{ARKAN, Yabancı Marka, s.12,13} 371 _{ŞANAL, Hükümsüzlük Davaları, s. 87.}

127 Kanaatimizce, haklı ve geçerli bir sebep kavramı ancak bir sözleşmeden doğabilir. Aksi halde acentenin veya dağıtıcının yatırımını koruma ihtiyacının geçerli bir sebep olarak değerlendirilmesi hali kötüniyetli olarak kullanılabilecek bir durum olup konu çözümsüz ve yoruma açık bir hale düşecektir.

Marka hakkı sahibinin hangi tür marka başvuruları için itiraz edebileceği hususunda doktrinde haklı olarak mehaz 89/104 sayılı Avrupa Birliği Marka Yönergesi’nin 4.maddesi ile Topluluk Markası ile ilgili 40/94 sayılı Tüzüğün 8/III. maddesine atıfta bulunulmakta, temsilcinin farklı markaları tescil ettirme ve kullanma hakkı bulunduğu belirtilerek itiraz hakkının sadece “aynı ve benzer” olma durumunda mümkün olduğu belirtilmektedir.372

Arkan; burada başkasına ait markanın aynısının aynı tür hizmetler için tescil

ettirilmek istenmesinin söz konusu olduğunu kabul etmektedir.373

Yasaman; bazı hallerde aynı ve benzer mallarda tescile cevaz verilmesi

durumunun özellikle bir başkasının iş mahsullerinden haksız olarak yararlanmanın haksız rekabete yol açacağını belirtmekte, temsilcinin markayı hizmetler için tescil ettirmesinin markadan haksız yarar sağlamak veya onun itibarından ve ayırt edici niteliğinden yararlanmaya yönelik olması halinde marka sahibinin itiraz hakkının bulunduğunu ifade etmektedir.374

Yabancı devlet vatandaşı olan marka sahibinin 556 sayılı KHK’nın 8/II fıkrasına göre itirazda bulunabilmesi için, markasını daha önce Türkiye’de tescil ettirmiş veya tescili için başvuruda bulunmuş olmasına gerek yoktur.

372 _{ARKAN, Marka Hukuku, C.I, s. 111, 112, nakleden, Kaya, Marka Hukuku, s. 152.} 373 _{ARKAN, Marka Hukuku, C.I, s. 111, dn. 179.}

128

D. TESCİLSİZ MARKA veya TİCARETTE KULLANILAN BİR