Av. Berkem Ertem
556 S. KHK’ de tanınmış markaya ilişkin olarak iki hüküm bulunmaktadır. Bun-lardan birincisi markaların mutlak red nedenlerinin sayıldığı 7. maddesinin ı) ben-didir. Bu maddede “sahibi tarafından izin verilmeyen Paris Sözleşmesinin 1 inci mükerrer 6 ncı maddesine göre tanınmış markalar” ifadesi kullanılmış ve Paris Sözleşmesine atıfta bulunulmuştur. Paris Sözleşmesinin 1. mükerrer 6. maddesi ise aynen şöyledir:
“Birlik ülkeleri tescilin talep edildiği ülkenin yetkili makamları tarafından, (söz konusu ülkede bu Anlaşma’dan yararlanacağı kabul olunan bir şahsa ait oldu-ğu aynı veya benzeri ürünlerde kullanıldığı herkesçe bilindiği mütalaa edilen) bir markanın karışıklığa meydan verebilecek surette örneğini, taklidini veya tercüme-sini yapan bir fabrika veya ticaret markasının tescilini gerek ülke mevzuatı müsait olduğu takdirde doğrudan doğruya gerekse ilgilinin isteği üzerine red veya hüküm-süz kılmayı taahhüt eder.”
Paris Sözleşmesinin 1. mükerrer 6. maddesinin temel olarak düzenlediği husus, Paris Birliğine üye ülkede tescil ettirilmek istenen bir markanın, koruma istenen söz konusu ülkede aynı veya benzeri bir tescilli veya tescil başvurusu yapılmış bir marka var ise; itiraza dayanak oluşturan markanın o ülkede “tanınmış marka”
niteliğinin irdelenmesi gerektiği ve şayet koruma istenen ülkede de marka isteni-len düzeyde tanınmışlık elde etmiş ise önceki markanın hükümsüzlüğünün veya reddinin dava açılarak veya itiraz yoluyla talep edilebileceğidir. Buradaki “koruma istenen ülkedeki tanınmışlığın” kapsamını ise madde kendi içerisinde açıklamıştır:
* Hakem incelemesinden geçmeksizin yayınlanmıştır
“söz konusu ülkede bu Anlaşma’dan yararlanacağı kabul olunan bir şahsa ait ol-duğu aynı veya benzeri ürünlerde kullanıldığı herkesçe bilindiği mütalaa edilen”
Paris Sözleşmesi’ne göre bir markanın tanınmış kabul edilmesi ve 1.mükerrer 6.
maddeden yararlanmasının iki şartı olduğu belirtilmiştir. Birincisi, koruma talep edi-len ülkede, Paris Sözleşmesi’nden yararlanma hakkına sahip olan bir kişinin o mar-kaya sahip olduğunun herkesçe bilinmesi; ikincisi ise ilgili ülkede tescilli markanın hak talep eden kişinin markasının üzerinde kullanıldığı ürünleri ile aynı veya benzer olmasıdır. Bu tür bir tanınmışlık yok ise ilgili ülkede tescilli olan marka, tescili talep edilen marka ile aynı dahi olsa Paris Sözleşmesinin 1. mükerrer 6. maddesi uyarınca, ilgili ülkede tescil edilmeyecek ve 1. mükerrer 6. maddeden yararlanamayacaktır.
DTÖ Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları Anlaşması (TRIPS) 16/2, Paris Sözleşmesinin 1.mükerrer 6. maddesinde ifade bulan tanınmış markaya işaret et-mekte ve fakat madde içeriğinde yer alan “…………herkesçe bilindiği mütalaa edilen” yerine “toplumun ilgili kesiminde bilinme” kriterini getirmekte ve tanın-mışlık kriterini daha düşük bir seviyeye indirerek, tanınmış sayılmayı daha kolay hale getirmektedir. 556 S. KHK’ nın 7/1-ı bendinin Paris Sözleşmesine yollaması ve sonraki tarihli TRIPS Sözleşmesi’ne Türkiye’nin üyeliği neticesinde, TRIPS 16/2 gereğince “tanınmış markanın kararlarlaştırılmasında koruma istenen ülkede yani Türkiye’de ilgili sektörde edinilmiş bilgi esas alınmalıdır.”2 Ancak ülkeler dilerler-se TRIPS sözleşmesinin öngördüğü koruma koşullarından daha üstün bir koruma getirebilirler. Japon Markalar Yasasında olduğu gibi TRIPS’ e üye ülkeler, kendi ülkelerinde markanın tanınmış olmasına bakılmaksızın, sadece yurt dışında tanın-mış olması halinde de ilgili markaya tanıntanın-mış marka statüsünün kazandırılabilmesi mümkündür. Bizim mevzuatımızda, Japonya örneğindeki gibi özel bir düzenleme yapılmadan, doğrudan Paris Sözleşmesi’ne atıfta bulunulmuş olması, tanınmışlık için toplumun ilgili kesiminde bilinir olunmasını zorunlu kılmaktadır. Doktrinde de kabul gören görüş bu yöndedir. TEKİNALP’e göre “tanınmış markalarla ilgili olarak bir ayrım yapılabilir. Yurt dışında tanınan ancak Türkiye’de bilinmeyen bir marka Paris sözleşmesi anlamında “tanınmış” marka olarak kabul edilemez. Buna karşılık yalnız Türkiye’de tanınan marka tanınmış sayılabilir. Üye ülkelerde ve Türkiye’de tanınan fakat ait olduğu mal Türkiye’de satılmayan veya söz konusu hiz-metin Türkiye’de arz edilmeği markalar da Paris Sözleşmesi anlamında tanınmıştır.
Paris Sözleşmesi’nin 1. mükerrer 6. maddesi “umumen” tanınan markalarla ilgili yasağı, aynı veya benzer mal ve hizmetler için koymuştur. Mutlak red sebebi de bu sınırlar içinde yorumlanmalı, yasak, başka mal ve hizmetlere teşmil olunmamalıdır.
Bir başka deyişle, farklı mal ve hizmetler yönünden tanınmış markanın re’sen ko-runmasına gerek yoktur. Çünkü değişik mal ve hizmetler yönünden tanınmış marka zaten 556 S.KHK’nın 8/4 hükmü ile tescil açısından korunmuştur.”3
2 Aynı yönde bknz. OYTAÇ, Kutlu/Karşılaştırmalı Markalar Hukuku, Genişletilmiş İkinci Baskı, 2002 3 (TEKNİNALP, Ünal; Fikri Mülkiyet Hukuku, Güncelleştirilmiş 2. baskı, sy351)
Paris Sözleşmesi’nin 1. mükerrer 6. maddesi ile anlatılmak istenen tanınmış marka kavramı, markaların “bölgesellik kuralı” na istisna getiren bir marka türüdür. Bu marka toplumun ilişkili önemli bir bölümünde belirli mal ve hizmetlere ilişkin çağ-rışım yapacak düzeyde bilinen marka olarak tanımlanabilir. Bu tür markaları “sek-törel tanınmış marka” olarak ifade etmek de mümkündür (Örn; Black&Decker).
Ayrımın diğer ayağını oluşturan tanınmış marka türünü ise “meşhur marka” olarak ifade etmek mümkündür. Bu marka türünün, diğerine oranla ilgili bölgede daha üstün bir tanınmışlığa sahip olduğunu söylemek mümkündür. Bunlar da marka-ların sadece tescil edilmiş oldukları sınıflarda korunması kuralını getiren “özellik kuralı” na istisna oluştururlar. Zira bunlar tescil oldukları sınıflar dışında da runurlar. Bu iki tür markanın ortak olarak istisna getirdiği durum ise “tescilli ko-ruma” ilkesidir. Her iki durumda da bu markalar tescilsiz olsalar da tescilli marka gibi korunmaktadırlar.
Sonuç olarak doktrindeki görüş birliği doğrultusunda şunu söyleyebiliriz ki; Paris Sözleşmesi 1. mükerrer 6. maddesi anlamındaki tanınmış marka kriterinden fay-dalanılabilmesi ve bu kriterin mutlak red nedeni olabilmesi için itiraz konusu mar-kanın, itirazın dayanağı olan Paris Sözleşmesi anlamında tanınmış marka ile aynı veya benzer mal ve hizmetler için tescil edilmiş olması veya tescil başvurusunun yapılmış olması ve tanınmış markanın Türkiye’de ilgili sektörde bilinir olması ge-reklidir. Bu yaklaşımla, Paris Sözleşmesi’nin 1. mükerrer 6. maddesi, farklı sınıf ve hizmetlerde bir tescil engeli şeklinde yorumlanmamalıdır4.
4 Aynı yönde bknz. KIRCA, İsmail; Türkiye’de Markalara ve Tanınmış Markalara Yönelik Uygulamalar, Yar-gıtay Kararları Açısından Marka Hukukunda İltibas (Karıştırılma) Kavramı ve Paris Sözleşmesi’nin 1. Mü-kerrer 6. Maddesi Anlamında Tanınmış Marka/ Symposium on Effective Enforcement of Intellectual Property Rights in Turkey Session 5 Speech 2