T.C. TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ MARKALAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI

T.C.

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ MARKALAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI

MARKALARIN BENZERLİĞİ KAVRAMININ YARGI KARARLARINA KONU OLAN YENİDEN İNCELEME VE DEĞERLENDİRME KURULU KARARLARI

ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ

Uzmanlık Tezi

Özgen ŞENCAN DÜZKAYA

Ankara-2014

T.C.

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ MARKALAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI

MARKALARIN BENZERLİĞİ KAVRAMININ YARGI KARARLARINA KONU OLAN YENİDEN İNCELEME VE DEĞERLENDİRME KURULU KARARLARI

ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ

Uzmanlık Tezi

Özgen ŞENCAN DÜZKAYA

TEZ DANIŞMANI

Yrd.Doç.Dr. Burcu Gülseren ÖZCAN BÜYÜKTANIR

Ankara-2014

I

ÖNSÖZ

“Markaların Benzerliği Kavramının Yargı Kararlarına Konu Olan Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu Kararları Çerçevesinde Değerlendirilmesi” başlıklı bu çalışma, 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 7/1-b bendinde düzenlenen markaların aynı/ayırt edilemeyecek derecede benzerliğini ve bu konularda verilen Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu kararları ile bu kararlara Fikri Sınai Haklar Mahkemesinde itiraz edilmesi durumunda verilen mahkeme kararlarını inceleyerek, kararların uyumunu ele almak ve karar uyumuna yönelik çözüm önerileri getirmek amacındadır. Bu amaç doğrultusunda marka hukuku mevzuatından, ulusal ve uluslararası metinlerden faydalanılmıştır.

Yapılan bu çalışmanın marka hukukuyla ilgilenen özellikle de mesleğe yeni başlayan marka uzman yardımcısı meslektaşlarıma faydalı olmasını temenni eder, çalışmanın hazırlanmasında titiz tavrı ve yol gösterici yaklaşımlarıyla büyük emeği olan Sayın Yrd.Doç.Dr. Burcu Gülseren ÖZCAN BÜYÜKTANIR’a teşekkürlerimi sunmayı bir borç bilirim.

Özgen ŞENCAN DÜZKAYA Ankara,2014

II

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ ... I İÇİNDEKİLER ... II ÖZET ... V ABSTRACT ... VI

GİRİŞ ... 1

1 MARKA KAVRAMI VE MARKANIN TESCİL SÜRECİ ... 3

1.1. Marka Kavramı ... 3

1.1.1. Markanın Tanımı ve Unsurları ... 3

1.1.2. Marka Türleri ... 5

1.1.2.1. Ticaret Markası ... 5

1.1.2.2. Hizmet Markası ... 6

1.1.2.3. Ortak Marka ... 6

1.1.2.4. Garanti Markası ... 7

1.1.3. Markanın Fonksiyonları ... 8

1.2. Markanın Tescili ... 10

1.2.1. Marka Tescil Süreci ... 10

1.2.2. Marka Tescilinde Mutlak ve Nispi Red Nedenleri ... 12

1.2.2.1. Mutlak Red Nedenleri ... 12

1.2.2.2. Nispi Red Nedenleri ... 13

2 MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDAKİ 556 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 7. MADDE KAPSAMINDA BENZERLİK ... 16

2.1. Markaların Aynılığı ... 18

2.2. Markaların Ayırt Edilemeyecek Derecede Benzerliği ... 20

2.3. Mal ve Hizmetlerin Aynı ve Aynı Türde Olması... 24

III 2.4. Ayırt Edilemeyecek Derecede Benzerliğin Belirlenmesinde Esas Alınacak

Temel Kriterler ... 26

2.4.1.Esas Unsur/Yan Unsur Ayrımı ... 26

2.4.2.Görsel, İşitsel ve Anlamsal Benzerlik ve Bütünlük İlkesi ... 27

2.4.3. Ortalama Tüketici Kriteri ... 28

2.4.4. Önceki Markanın Ayırt Edici Gücü ... 29

3 556 SAYILI KHK 7/1-b KAPSAMINDA VERİLEN YİDK KARARLARI İLE MAHKEME KARARLARININ İNCELENMESİ ... 31

3.1.İşaret ve Tanımlayıcı Kelimeden Oluşan Marka Başvuruları: ... 31

3.1.1. "Can Köfte Kararı”... 32

3.1.2. “Seret Kararı” ... 34

3.2. Kelime ve Şekil Kombinasyonundan Oluşan Marka Başvuruları: ... 35

3.2.1. “LRG Kararı” ... 36

3.2.2. "C C'VİZ Şekil Kararı" ... 38

3.2.3. "Martı Myra Kemer Şekil Kararı" ... 39

3.2.4."ISAM Şekil Kararı" ... 41

3.3.Kelime ve Ayırt Ediciliği Zayıf İbareden Oluşan Marka Başvuruları: ... 42

3.3.1."Shine Black Label Series Kararı” ... 42

3.3.2. “Fine Food Kararı” ... 44

3.4.Kelime Markası ve Slogan Markasından Oluşan Marka Başvuruları:... 45

3.4.1." Yuva Maya Şekil Kararı” ... 46

3.5. Benzer Harf İçeren Marka Başvuruları: ... 47

3.5.1. "Petol Kararı" ... 48

3.5.2. "Başdaş Kararı" ... 48

3.5.3. “Eco Kararı” ... 50 3.6. Kelimelerden Birinin Diğerlerine Göre Ön Planda Olduğu Marka Başvuruları: 51

IV

3.6.1."Green Anka Hotel Kararı” ... 51

3.6.2. “NUXX Kararı” ... 53

3.7. Mal/Hizmet Benzerliğine Yönelik Olarak Yapılan İnceleme: ... 55

3.7.1. “Pop Up Kararı” ... 55

3.7.2. “Mınıx Kararı” ... 57

3.8. YİDK ve Mahkeme Kararlarının Genel Olarak Değerlendirilmesi: ... 58

SONUÇ ... 62

EKLER ... 65

KISALTMALAR ... 99

KAYNAKÇA ... 100

V

ÖZET

Bu çalışmada 556 sayılı Markaların Korunmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararname'nin 7/1-b bendi kapsamında markaların aynılığı ve/veya ayırt edilemeyecek derecede benzerliği kavramları açıklandıktan sonra, bu konuda verilen Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu ( YİDK ) kararları ile bu kararlara karşı Fikri ve Sınai Haklar Mahkemesinde ( FSHM ) itiraz edilmesi durumunda verilen Mahkeme kararları incelenmektedir.

Markaların aynı olması başvuruya konu işaretin daha önce tescil edilmiş veya başvurusu yapılmış marka ile aynı olması, karşılaştırılan markaların özdeş, farksız, tıpatıp taklit olmasını ifade eder. Ayırt edilemeyecek derecede benzerlik ise markalar arasındaki farkın azlığından dolayı müşteri kitlesi nezdinde markaların aynı gibi algılanmasıdır. Markaların aynı ya da ayırt edilemeyecek derecede benzer olması halinde, her iki markanın eşya listesi de aynı ya da aynı tür mal/hizmetlerden oluşuyorsa sonraki tarihli başvuru Türk Patent Enstitüsü tarafından re' sen reddedilmektedir.

Markaların aynı olması konusunda Fikri ve Sınai Haklar Mahkemesi ile Yeniden İnceleme Değerlendirme Kurulu kararlarında herhangi bir farklılık bulunmamaktadır.

Ancak ayırt edilemeyecek derecede benzerlik konusunda FSHM kararları ile YİDK kararları arasında yorum farkı bulunmaktadır. Özellikle son yıllarda FSHM mehaz kanunda bulunmayan 7/1-b bendinin dar bir şekilde yorumlanması gerektiği görüşündedir. YİDK ise markaların özelliğine göre değişmekle beraber özellikle şekil ve kelime başvurularından oluşan karma markalarda FSHM' ye göre daha katı kararlar vermektedir.

VI

ABSTRACT

In this study, after explaining the concepts of identity and/or indistinguishable degree of similarity of trademarks within the scope of Article 7/1-b of the Decree-Law No.556 Pertaining to the Protection of Trademarks, the Re-examination and Board of Appeal ( YİDK ) decisions on this issue and cases of appeal regarding oppositions made to the Court of Intellectual and Industrial Property Rights ( FSHM ) will be examined.

The identity of trademarks refers that the sign subject to application which has already been registered or which is the same with the trademark formerly applied is identical, indifferent and exact mimic of the compared trademarks. The degree of similarity in the level of indistinguishability means that due to the lack of difference between trademarks, the perception of the trademarks in the eyes of the customer as if they were identical. In case of identity or indistinguishable degree of similarity, if the classification lists of both trademarks are the same or consist of same goods/services, the later application will be rejected per se by Turkish Patent Institute.

Although there appears no difference between the FSHM decisions and the YIDK resolutions on the identity of trademarks, there arises a difference of interpretation when it comes to the indistinguishable degree of similarity of trademarks. Especially in recent years, the FSHM decides that the Article 7/1-b of the Decree Law No. 556 which is not involved in the original resource law should be interpreted in a restrictive way. On the other hand, although it varies according to the characteristics of the trademarks at issue, YIDK makes stricter decisions compared to the FSHM, particularly for the mixed trademark applications consist of shapes and words.

1

GİRİŞ

Günümüzde işletmelerin gayri maddi unsurlarından en önemlisini oluşturan marka, temel olarak bir işletmenin mal/hizmetlerini başka işletmelerin mal/hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlar. Dolayısıyla marka işletmelerin rekabet edebilmesinde en önemli araçlardan birisidir.

Markanın üreticilerin mallarına kimlik kazandırmanın yanında firmaların mal/hizmetlerinin ayırt edilmesinde ve tüketicilerin yanıltıcı işaret kullanımına karşı korunmalarında da önemli rolü bulunmaktadır.

Ülkemizde Marka hakkının korunmasına ilişkin olarak yürürlükte bulunan 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ( KHK ) 27.06.1995 tarihli Resmi Gazetede, 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye İlişkin Uygulama Yönetmeliği ise 09.04.2005 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Çalışmamızın kaynağını oluşturacak olan ve 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci maddesinde düzenlenen mutlak red nedenleri başvurusu yapılan kelimenin kendisinden kaynaklanan red nedenleridir.

KHK 7/1-b bendinde düzenlenen "aynı" markaların tescilinin engellenmesi hükmü aynı zamanda nispi red nedenlerinin düzenlendiği 8 inci maddede de bulunmaktadır.

"Aynı" markaların hem mutlak hem de nispi red nedenleri arasında sayılması konusunda doktrinde görüş ayrılıkları söz konusudur. Bu durumun devam etmesi gerektiğini düşünenlerin yanında 7 nci madde kapsamından nispi red nedeni sayılabilecek bendin çıkartılması gerektiğini savunanlar da bulunmaktadır.

Bu çalışmada KHK 7 nci maddesinde mutlak red nedenleri başlığı altında düzenlenen "aynı ya da ayırt edilemeyecek derecede benzerlik" kavramı ve bu konuda verilen YİDK kararları ile FSHM kararları ele alınmıştır. KHK'da ayırt

2 edilemeyecek derecede benzerlik kavramı tanımlanmamış olduğu için gerek YİDK kararlarından gerekse de FSHM kararlarından yola çıkarak kavram açıklanmaya çalışılacaktır.

İlk bölümde genel olarak markanın tanımı yapılacak olup markanın unsurları, çeşitleri ve işlevlerine kısaca değinilecektir. Daha sonra markanın TPE'de tescil aşamaları anlatılacak olup TPE'nin başvuruyu KHK kapsamında incelerken mevzuata göre neleri dikkate aldığı anlatılacaktır.

İkinci bölümde markaların benzerliği kavramı KHK 7/1-b bendi kapsamında açıklanacaktır ve "ayırt edilemeyecek derecede benzerliğin" belirlenmesinde gerek mahkemeler gerekse de YİDK tarafından göz önünde bulundurulan kriterlerden bahsedilecektir.

Çalışmamızın son bölümündeyse KHK 7/1-b bendi kapsamında verilen YİDK kararları ile bu kararlara karşı FSHM’de itiraz edilmesi durumunda verilen mahkeme kararları örneklemeler yoluyla incelenecek ve genel olarak değerlendirilecektir. Son olarak da mahkeme kararları ile YİDK kararlarının uyumlaştırılması konusunda görüş ve önerilerde bulunulacaktır.

3

1 MARKA KAVRAMI VE MARKANIN TESCİL SÜRECİ

1.1.Marka Kavramı

1.1.1. Markanın Tanımı ve Unsurları

Marka en genel tanımıyla bir işletmenin mal ve hizmetlerini başka işletmenin mal ve hizmetlerinden ayırmaya yarayan işarettir.

Mucuk’a göre marka, üretici veya satıcıların malını tanıtan, onu başkalarının mallarından ayırmaya yarayan isim, terim, sembol, şekil veya bunların bileşimidir.¹

Noyan’a göreyse marka, bir firmanın satışa sunduğu ürünlerin üzerine konulan veya bir firma yoluyla sağlanan belirli hizmetlerin ayırt edilebilmesi için tanıtım sırasında konulan işarettir.²

Kotler ise markayı, bir ya da bir grup satıcının mal ve hizmetlerini belirtmeyi ve onları rakiplerinden ayırt etmeyi amaçlayan isim, terim, işaret, sembol, tasarım veya tüm bunların kombinasyonu olarak tanımlamıştır.³

Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş anlaşması eki olan Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları Antlaşması’nın ( TRIPS ) 15 inci maddesinde ise marka ile ilgili; bir işletmenin mal veya hizmetlerini diğer işletmelerin mal ve hizmetlerinden ayıran herhangi bir işaret veya işaret kombinasyonu bir marka oluşturabilecektir. Bu tür işaretler, özellikle kişisel adlar, harfler, sayılar, mecazi unsurları içeren sözcükler, renk kombinasyonları ve bu tür işaret kombinasyonları, marka olarak tescil edilmek için uygun addedilecektir. şeklinde tanımlama mevcuttur.⁴

1 Mucuk, İ.; Pazarlama İlkeleri, 15. Baskı, İstanbul, Türkmen Kitapevi, s.141.

2 Noyan, E., Marka Hukuku, Ankara, Adalet Yayınevi, 2006, s.156.

3 Kotler, Philip H; Marketing Management, Analisis Planing and Control, Education 9th, Prentice Hall College Div, 1999, .s.442.

4Küçükali, C.,Marka Hukukunda Karıştırma Tehlikesi, Ankara 2009, s.24

4 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin (KHK) 5/1 inci maddesinde markanın dolaylı yoldan bir tanımının yapıldığı görülmektedir. Bu hükme göre marka, bir teşebbüsün mal veya hizmetlerini bir başka teşebbüsün mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla, kişi adları dahil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi veya ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işaretleri içerir. 556 sayılı KHK'dan önce yürürlükte bulunan 551 sayılı Markalar Kanununun kapsamına sadece malların hangi işletme tarafından üretildiğini veya dağıtıldığını gösteren işaretler alınmışken, 556 sayılı KHK kapsamına, ayrıca belli bir malla ilişkisi bulunmayan işletmelerin hizmetlerini birbirlerinden ayırt etmeye yarayan hizmet markaları da alınmıştır.

Markanın ayırt etme fonksiyonunu öne çıkaran KHK’daki bu tanım, 2008/95 sayılı Avrupa Birliği Direktifinin 2 nci Maddesinde ve 207/2009 sayılı Topluluk Marka Tüzüğü'nün 4 üncü maddesinde de yer almaktadır.⁵

KHK'daki tanıma göre markanın iki unsur içermesi şarttır. Birincisi çizimle görüntülenebilen işaretin varlığı, ikincisi ise bu işaretin "ayırt edici" nitelikte olmasıdır.⁶ Marka her şeyden önce bir işaret olup, işaret ibaresi KHK'da esas itibarıyla tescil edilmemiş unsurları ifade etmek amacıyla kullanılmıştır. Tescil edilmiş bir işaret ise marka olarak adlandırılmaktadır.⁷ Marka işletmeleri değil, bunların ürettikleri, ticaretini yaptıkları ürün ve hizmetleri diğer işletmelerin ürün ve hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan işaretlerdir.⁸ İşaretin mutlaka görme duyusuna hitap etmesi gerekmemekte; tat, koku veya işitme gibi duyulara hitap eden işaretler de çizimle veya benzer biçimde ifade edilebilen kavramına girmektedir. Bu durumda

5Çolak, U.;"Türk Marka Hukuku", İstanbul 2012, s. 6.

6Tekinalp, Ü.;"Fikri Mülkiyet Hukuku", İstanbul 2004, s.339. Karaahmet E, Yalçıner U.;Marka Tescilinin Temel İlkeleri ve Uygulamaları, Mayıs 1999,s.13. Güneş, İ.;Ayırt Edici İşaretler ve Marka Hukukunda Önceye Dayalı Haklar, 32.

7 Yılmaz, A. Ç.;"Türk Marka Hukuku ve Avrupa Birliği Hukukunda Mutlak Tescil Engelleri";

Ankara 2008,s. 1.

8 Yasaman, H.;"Marka Hukuku 556 Sayılı KHK Şerhi", İstanbul 2004, s. 71.

5 ayırt ediciliği olan sözcükler, rakamlar, bunların kombinasyonları yanında renkler, sesler ve kokular da marka olarak tescil edilebilir işaretlerdir.⁹

Markanın dolaylı tanımının yapıldığı 556 sayılı KHK'nın 5/1 inci maddesinde yer verilen diğer bir unsur ise ayırt ediciliktir. KHK' daki ayırt edicilikle ilgili düzenleme Avrupa Birliği'nin 89/104 sayılı Direktifi ile 40/94 sayılı Tüzüğüne dayanmaktadır.

Bir işaretin ayırt edicilik taşıyıp taşımadığını anlamak için ilk olarak o işaretin tescil talep edilen mal veya hizmetle olan ilişkisi incelenmeli, daha sonra ise hedef kitlenin o işareti algılama biçimi dikkate alınmalıdır.¹⁰ Bu çerçevede bir işaret kavram adına yaklaştığı ölçüde ayırt etmeyi sağlamaktan uzaklaşır, ona yabancılaştığı oranda da ayırt edicilik kazanır.¹¹

1.1.2. Marka Türleri

1.1.2.1.Ticaret Markası

Ticaret markası, bir işletmenin imalat veya ticaretini yaptığı malları başka işletmelerin mallarından ayırt etmeye yarayan işaretlerdir. Ticaret markasının konusu, işletmenin üretimini veya ticaretini ya da hem üretimini hem ticaretini yaptığı mallardır.¹²

Mal markası olarak da anılan ticaret markası bir menkul mal ile ilgili olan, onun üzerine veya ambalajına konan markadır.¹³

9 Kaya, A.;"Marka Hukuku", İstanbul 2004, s. 17.

10 Yılmaz, A. Ç.; “ Türk Marka Hukuku ve Avrupa Birliği Hukukunda Mutlak Tescil Engelleri.”

s.28.

11 Tekinalp, Ü.;"Fikri Mülkiyet Hukuku", İstanbul 2005, s. 348.

12 Noyan, E.;"Marka Hukuku", Ankara, 2009, s. 48, Meran, N.; Marka Hakları ve Korunması, Ankara 2008, s.28., Çolak, U.; Türk Marka Hukuku, İstanbul 2012, s.12.

13 Tekinalp, Ü.;"Fikri Mülkiyet Hukuku", İstanbul 2005,s.351,. Ayhan, Rıza ve ark.;"Ticari İşletme Hukuku Genel Esaslar, 1.Baskı, Ankara, Turhan Kitapevi, 2009, s.186.

6 1.1.2.2.Hizmet Markası

Günümüzde hizmet sektörünün kazandığı önem ve bu sektörde yaşanan yoğun rekabet işletmelerin verdikleri hizmet için de marka kullanmaları zorunluluğunu ortaya çıkartmıştır.¹⁴

Malların satışı veya imaline ilişkin maddi olmayan edimleri belirtmek için kullanılan işaretler hizmeti ifade eder.¹⁵ Hizmet markası ise bir işletmenin hizmetlerinin diğer işletmenin hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan işarettir. Üçüncü kişiler yararına yapılan hizmete ilişkin her türlü faaliyet ile ilgili başvurular hizmet markası olarak değerlendirilir.¹⁶

1.1.2.3.Ortak Marka

Üretim, ticaret ya da hizmet işletmelerinden oluşan grubun kullandığı işarettir. Ortak marka gruptaki işletmelerin mal ya da hizmetlerini grup dışında faaliyet gösteren işletmelerin ürünlerinden ayırt etmeye yarar.¹⁷

Ortak marka birden çok işletme adına tescilli olup 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulanmasına Dair Yönetmelik’in (KHKY) 4 üncü maddesinde; bir sözleşme çerçevesinde tüzel kişilerin veya tüzel kişilik meydana getirmeksizin bir araya gelen gerçek kişilerin oluşturduğu birliğe dahil işletmelerce üretilen mal ve/veya hizmetleri, diğer işletmelerin mal ve/veya hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan ve bu işletmelerce ayrı ayrı kullanabilen işaretler olarak tanımlanmıştır.

14 Arkan, S.;"Marka Hukuku, C.I.",Ankara 1997, s.42, Çolak, U.;age., s.13., Tekinalp Ü.; Fikri Mülkiyet Hukuku,2005, s. 353.

15 Meran, N.;"Marka Hakları ve Korunması", Ankara 2008, s.30.

16 556 Sayılı KHK'nın Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik, m. 9.

17 Karahan, S.;"Ticari İşletme Hukuku", Konya 1999, s 148., Noyan, E.; age., s.49., Tekinalp, Ü.;

age., s.353., Yılmaz, L.; "Marka Olabilecek İşaretler ve Mutlak Tescil Engelleri", İstanbul 2008, s.

56.

7 Ortak marka bir grubun değil, aynı veya aynı gruplara ait veya tamamen bağımsız işletmeler veya kişiler adına tescillidir.¹⁸

1.1.2.4.Garanti Markası

Garanti markası, marka sahibinin kontrolü altında birçok işletme tarafından, o işletmelerin ortak özelliklerini, üretim usullerini, coğrafi menşelerini ve kalitesini garanti etmeye yarayan işarettir.¹⁹ KHK'daki bu tanım Tekinalp'e göre garanti markasını kavrama uymayan bir şekilde tanımlamıştır.²⁰ Tanımın aksine garanti edilen işletmenin değil malın veya hizmetin menşei, üretim usulü ve kalitesidir.

Arkan'a göreyse garanti markasında markanın garanti ettiği husus, garanti markasını kullanma hakkına sahip olan işletmeler tarafından üretilen mal ya da hizmetlerin ortak nitelikleri, özellikleri ve coğrafi kaynağıdır.²¹

Tekinalp garanti markasındaki "garanti" kelimesinin, malın marka sahibi tarafından kamuya açıklanan bir veya bir kaç özelliğine ilişkin olduğunu belirtmektedir.²² Kalite, bir malın özelliği, üretiliş biçimi yahut coğrafi kökeni veya diğer başka bir özelliği ile ilgili olabilir.

Garanti markası ortak markanın bir türü olup klasik anlamda bir marka değildir.²³. Yalnızca işletmelerin ortak özelliklerini, mal veya hizmetin üretim usullerini, coğrafi menşelerini ve kalitelerini garanti altına alır.²⁴ Yılmaz’a göreyse garanti markası, garanti markasını kullanmaya yetkili işletmelerin ürettikleri mal/hizmetlerin ortak özelliklerinin belli bir standartta olduğunu garanti eder.²⁵ Uluslararası yün birliği adına tescilli WOOLMARK markası garanti markasının tipik örneğidir. Garanti

18Arkan, S.;"Marka Hukuku, C.I.",Ankara 1997, s.45.

19 556 Sayılı KHK m. 54/1.

20 Tekinalp, Ü.;"Fikri Mülkiyet Hukuku",İstanbul 2005, s.353.

21 Arkan, S.; age., ,s.47.

22 Tekinalp, Ü.;"Fikri Mülkiyet Hukuku", İstanbul 2005, s.352.

23Yurtsever, Ş.;"Patentin Hukuki Korunması ve İlgili Mevzuat", Ankara 1999, s.12.

24 Meran, N.; “Marka Hakları ve Korunması", Ankara 2008, s.31.

25 Yılmaz, L.A.; "Marka Olabilecek İşaretler ve Mutlak Tescil Engelleri", İstanbul 2008, s.59.

8 markasının marka sahibi veya ona bağlı işletmeler tarafından marka olarak kullanılması yasaktır. ( KHK M. 54/2 )

1.1.3. Markanın Fonksiyonları

Markanın asli fonksiyonlarından birisi gerek öğretide gerekse ECJ'nin birçok kararında vurgulandığı gibi "kaynak gösterme" fonksiyonudur.²⁶ Klasik anlamda marka, kullanıldığı mal veya hizmetin kaynağını yani hangi işletmeden geldiğini gösterir. Mallarda kullanılan markanın aynı olması, alıcılara bu malların aynı işletmeden kaynaklanmış olduğu hususunda bir garanti sağlar.²⁷ Bu durumda markanın mal ve hizmetler yanında işletme sahipleri açısından da ayırt edici rolü vardır.²⁸ Ancak günümüzde kaynak gösterme fonksiyonu anlamını yitirmiştir.

Alıcıların çok azı pazardaki malın hangi işletmeye ait olduğunu markadan anlamakta ve mal veya hizmet ile işletme arasında ilişki kurabilmektedir.²⁹

Günümüzde ayırt etme fonksiyonu markanın en temel fonksiyonunu oluşturur.³⁰ Bir işaretin bir malı veya hizmeti diğerlerinden ayırt etme özelliği yoksa bu işaret marka olamaz. Bu fonksiyon kaynak gösterme fonksiyonu ile iç içe geçmiştir.³¹ Ürün markayla farklılaşmakta ve kimlik kazanmaktadır. İşte bu markanın ayırt etme gücüdür. Tekinalp'e göre ayırt edicilik unsurunun belirlenmesinde dört kriter vardır.

Birinci kriter işaretin tanımladığı ürün adına yakın olmamasıdır. İkinci kriter işaretin anlamsızlığıdır. Marka olabilecek işaret günlük hayatta herkes tarafından kullanılıyor ve birden çok anlamı varsa ayırt ediciliği azdır. Ancak başlangıçta ayırt edici gücü zayıf olan bir markanın kullanım sonucu ayırt edicilik kazanması mümkündür. (KHK md. 7/II "Ayırt edici niteliği bulunmayan işaretler marka olarak tescil edilememekle birlikte, ayırt edici niteliği bulunmayan, piyasa tarafından serbest işaret olarak

26Çolak, U.; “Türk Marka Hukuku", İstanbul 2012., s.11.Tekinalp, Ü.; Fikri Mülkiyet Hukuku, 2005, s.356.

27 Arkan, S.; “Marka Hukuku, C.I.”, Ankara 1997, s.38. , Meran, N.; Marka Hakları ve Korunması, Mayıs 2008, s.26.

28 Karahan, S. ve ark.;"Fikri Mülkiyet Hususunun Esasları", Ankara 2011, s.153.

29 Tekinalp, Ü.; “Fikri Mülkiyet Hukuku", İstanbul 2005., s.356.

30 Kılıç,H.; “Türkiye’de ve Avrupa Topluluğunda Fikri Mülkiyet Hakları”, s.336.

31 Yılmaz, L.A.; "Marka Olabilecek İşaretler ve Mutlak Tescil Engelleri", İstanbul 2008, s. 53.

9 nitelendirilen veya ticari alanda herkes tarafından kullanılabilen bir işaret marka olarak kullanılmış ve tescile konu mallar veya hizmetlerle ilgili olarak bu kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanmış ise, artık bu işaret marka olarak tescil edilebilir.") Son kriter ise karıştırılma olasılığının bulunmamasıdır. Yılmaz'a göre bir işaretin diğeriyle karıştırılma olasılığı yoksa o işaret ayırt edici nitelikte demektir.³²

Markanın bir diğer fonksiyonu ise reklam ve yatırım fonksiyonudur. İşletmeler, mal ve hizmetlerinin daha fazla satın alınması amacıyla markalar için reklam ve tanıtım harcamaları yapmaktadır.³³ Böylece markanın halkın dikkatini çekmesine, göz ve kulağına hitap etmesine çalışılır. Halk da marka aracılığıyla malı tanıyıp satın almaktadır. Bu harcamalar markaya yapılan yatırımlardır. Reklam üretici ile tüketici arasında iletişim kurulmasını sağlayan, satışı teşvik eden uygulamalar arasında yer alır.³⁴ Markaların tanıtım ve reklam harcamaları arttıkça malın değeri de artmakta ve marka güçlendikçe rakiplerin pazarda kalmaları da güçleşmektedir. Dolayısıyla reklam ve yatırım da korumayı hak etmektedir.³⁵

Garanti ve kalite fonksiyonu sayesinde tüketici, eskiden satın aldığı ve kalitesine güvendiği mal veya hizmete daha sonra tekrar ihtiyaç duyduğunda önceden bildiği markayı tercih edecektir.³⁶ Tüketici açısından markanın garanti teşkil etmesi en önemli fonksiyonudur.³⁷ Fakat hukuk düzeni marka sahibine aynı marka altında üretilen malların kalitesinin her zaman aynı olmasını sağlama yükümlülüğü getirmemiştir.³⁸ Yani markanın oluşturduğu garanti ekonomik olup hukuki bir sonuç doğurmaz.³⁹ Bu durum dikkate alınarak KHK’da markanın malların kalitesini garanti fonksiyonunu koruyucu hükümlere yer verilmiştir.

32Yılmaz.L.A.; "Marka Olabilecek İşaretler ve Mutlak Tescil Engelleri", İstanbul 2008.,s. 51.

33 Çolak, U “Türk Marka Hukuku", İstanbul 2012., s.12.

34Dirikkan, H.;"Tanınmış Markaların Korunması", Ankara 2003, s.17.

35Cornish, W.ve ark.;"Intellectual Property: Patents, Copyright, Trdemarks and Allied Rights,"

2010, s.655.

36Çolak,U.;age., s. 12.

37 Yasaman, H.;"Marka Hukuku, 556 Sayılı KHK Şerhi", 2004.

38 Arkan, S.; “Marka Hukuku, C.I.”, Ankara 1997., s.38.

39Tekinalp,Ü.; “Fikri Mülkiyet Hukuku", İstanbul 2005 s.356.

10 KHK ile markanın ayırt etme fonksiyonunun yanında garanti ve reklam fonksiyonları da koruma altına alınmıştır.⁴⁰

1.2.Markanın Tescili

1.2.1. Marka Tescil Süreci

KHK'nın sağladığı korumadan faydalanmak için marka sahiplerinin markasını tescil ettirmesi gerekmektedir.

Türkiye'de marka tescili için yetkili kurum Türk Patent Enstitüsü' dür. TPE' ye marka başvurusunda bulunabilecek kişiler 556 sayılı KHK'nın 3 üncü ve 31 inci maddelerinde ve KHKY madde 7'de belirtilmiştir. 556 sayılı KHK'nın 3 üncü maddesine göre "Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin öngördüğü koruma; Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde ikametgahı olan veya sınai veya ticari faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kişilerce veya Paris Sözleşmesi yahut Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması hükümleri dahilinde başvuru hakkına sahip kişilerce elde edilir.

Bu Kanun Hükmünde Kararname kapsamına girmemekle beraber, Türkiye Cumhuriyeti uyruğundaki kişilere kanunen veya fiilen marka koruması tanımış yabancı devletlerin gerçek veya tüzel kişileri de karşılıklılık ilkesi uyarınca Türkiye'de marka korunmasından aynı şekilde yararlanır." KHKY madde 3'e göre ise

"Gerçek kişiler, tüzel kişiler veya bunların vekilleri marka tescil başvurusunda bulunabilir."

Marka tescil başvurusu KHKY 23 üncü maddede belirtilen şartlara uygun olarak yapılır. KHK 23 üncü madde gereğince her marka için ayrı başvuru yapılması zorunludur. KHKY'ye göre "Başvurunun ardından TPE herhangi bir eksikliğin olmadığına karar verirse, marka tescil başvurusu başvurunun TPE’ye veya onun yetkili kıldığı makama verildiği tarih, saat ve dakika itibariyle kesinleşir. TPE, başvurunun şekli yönden hiç bir eksiği bulunmadığına karar verirse, markanın

40 Arkan, S.; age.,s.40.

11 kullanılacağı ve tescil kapsamına girmesi talep edilen mallar veya hizmetlerin bir kısmı veya tamamı itibariyle başvurunun özellikle 7 nci madde hükümleriyle uygunluğunu inceler. Başvuru 7 nci maddeye göre, uygun görülmeyen mallar veya hizmetlerin tamamı veya bir kısmı itibariyle reddedilir. Başvuru şartları eksiksiz bir şekilde yerine getirilmiş ve reddedilmemiş bir marka tescil başvurusu ilgili bültende yayınlanır. Marka başvurusunun yayınından sonra, herhangi bir gerçek veya tüzel kişi veya herhangi bir grup veya hizmetleri temin edenler, üreticiler veya imalatçıları temsil eden bir organ, tacir veya tüketiciler, 7 nci maddeye göre, markanın tescil için yeterli nitelikleri taşımadığını belirten yazılı görüşlerini TPE’ ye sunabilir. Ancak bu kişiler, TPE nezdinde işlemlere taraf olamaz. Tescil başvurusu yapılmış markanın 7 nci ve 8 inci madde hükümlerine göre tescil edilmemesi gerektiğine ilişkin itirazlar ile başvurunun kötü niyetle yapıldığına ilişkin itirazlar ilgili kişiler tarafından marka başvurusunun yayınından itibaren üç ay içerisinde yapılır."⁴¹

"TPE tarafından alınan kararlardan zarar gören kişiler, kararlara karşı TPE nezdinde itiraz edebilir. Alınan kararlarla ilgili işlemlere taraf diğer kişiler doğrudan itiraz yetkisine sahiptir. İtiraz, kararın bildiriminden sonraki iki ay içerisinde yazılı olarak TPE’ye yapılır. İtiraz, incelenebilir nitelikte ise, Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu, itirazın incelenmesi işlemlerini başlatır. YİDK'nın itiraz işlemleri ile ilgili kesinleşen kararlarına karşı, kesinleşen kararın bildirim tarihinden itibaren iki ay içinde yetkili mahkemede dava açılabilir."

KHKY madde 39/1'e göre " Başvurusunu eksiksiz yapmış veya eksiklerini gidermiş ve süresi içerisinde hakkında itiraz yapılmamış veya yapılan itiraz kesin olarak reddedilmiş bir başvuru, tescil edilerek sicile kaydedilir." Başvuru sahibine Marka Tescil Belgesi verilir ve marka ile ilgili bilgiler Resmi Marka Gazetesinde yayınlanır.

41KHKY madde 23 v.d.

12 1.2.2. Marka Tescilinde Mutlak ve Nispi Red Nedenleri

1.2.2.1. Mutlak Red Nedenleri

Mutlak red nedenleri; hakkında tescil başvurusu bulunulmuş bir işaretin kamu düzeni ve kamu yararına ilişkin niteliğinin bir sonucu olarak ilgili resmi kuruluş olan TPE tarafından re' sen gözetilen, bu çerçevede ilgili kişilerin itiraz başvurularına ihtiyaç göstermeyen ve işaretin marka olarak tesciline kati biçimde mani olan nedenler olarak tanımlanabilir.⁴²

Mutlak red nedenleri KHK'nın 7 nci maddesinde bentler halinde sayılmıştır. Anılan madde uyarınca;

"a) 5 inci madde kapsamına girmeyen işaretler,

b) Aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetle ilgili olarak tescil edilmiş veya daha önce tescil için başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer markalar,

c) Ticaret alanında cins, çeşit, vasıf, kalite, miktar, amaç, değer, coğrafi kaynak belirten veya malların üretildiği, hizmetlerin yapıldığı zamanı gösteren veya malların ve hizmetlerin diğer karakteristik özelliklerini belirten işaret ve adlandırmaları münhasıran veya esas unsur olarak içeren markalar,

d) Ticaret alanında herkes tarafından kullanılan veya belirli bir meslek, sanat veya ticaret grubuna mensup olanları ayırt etmeye yarayan işaret ve adları münhasıran veya esas unsur olarak içeren markalar,

42 Yılmaz, Ç.,A.;”Türk Marka Hukuku ve Avrupa Birliği Hukukunda Mutlak Tescil Engelleri”., s. 37.

13 e) Malın özgün doğal yapısından ortaya çıkan şeklini veya bir teknik sonucu elde etmek için zorunlu olan, kendine malın şeklini veya mala asli değerini veren şekli içeren işaretler,

f) Mal veya hizmeti niteliği, kalitesi veya üretim yeri, coğrafi kaynağı gibi konularda halkı yanıltacak markalar,

g) Yetkili mercilerden kullanmak için izin alınmamış ve dolayısıyla Paris Sözleşmesinin 2 nci mükerrer 6 ncı maddesine göre reddedilecek markalar,

h) Paris Sözleşmesinin 2 nci mükerrer 6 ncı maddesi kapsamı dışında kalan ancak kamuyu ilgilendiren, tarihi, kültürel değerler bakımından halka mal olmuş ve ilgili mercilerin tescil izni vermediği diğer armalar, amblemler veya nişanlar içeren markalar,

ı) Sahibi tarafından izin verilmeyen Paris Sözleşmesinin 1 inci mükerrer 6 ncı maddesine göre tanınmış markalar,

j) Dini değerleri ve sembolleri içeren markalar,

k) Kamu düzenine ve genel ahlaka aykırı markalar. " mutlak red nedeni olarak düzenlenmiştir.

1.2.2.2. Nispi Red Nedenleri

KHK' nın 8 inci maddesinde 89/104 sayılı Marka yönergesinin 4 üncü maddesi ve 40/49 sayılı AB Tüzüğü' nün 8 inci maddesi dikkate alınarak, markanın tescili ile ilgili "nispi red nedenleri" sayılmıştır.⁴³ Buna göre,

43Karan,H. ;Kılıç M.;”Markaların Korunması, Kanun Hükmünde Kararname Şerhi ve İlgili Mevzuat”, Ankara 2004, s. 196.

14

"1- Tescil edilmiş veya tescil için başvuru yapılmış bir markanın sahibi tarafından itiraz yapılması durumunda, aşağıdaki hallerde marka tescil edilemez:

a) Tescil için başvurusu yapılan marka, tescil edilmiş veya tescil için daha önce başvurusu yapılmış bir marka ile aynı ise ve aynı mal veya hizmetleri kapsıyorsa,

b) Tescil için başvurusu yapılan marka, tescil edilmiş veya tescil için daha önce başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya benzer ise ve tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış bir markanın kapsadığı mal veya hizmetlerle aynı veya benzer ise, tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış markanın halk tarafından karıştırılma ihtimali varsa ve bu karıştırılma ihtimali tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış bir marka ile ilişkili olduğu ihtimalini de kapsıyorsa.

2- Marka sahibinin ticari vekili veya temsilcisi tarafından markanın kendi adına tescili için, marka sahibinin izni olmadan ve geçerli bir gerekçe gösterilmeden yapılan başvuru, marka sahibinin itirazı üzerine reddedilir.

3- Tescilsiz bir markanın veya ticaret sırasında kullanılan bir başka işaretin sahibinin itiraz etmesi üzerine, tescili istenen marka, aşağıdaki hallerde tescil edilmez.

a) Markanın tescili için yapılan başvuru tarihinden önce veya markanın tescili için yapılan başvuruda belirtilen rüçhan tarihinden önce bu işaret için hak elde edilmiş ise,

b) Belirtilen işaret, sahibine daha sonraki bir markanın kullanımını yasaklama hakkını veriyorsa.

4- Marka, tescil edilmiş veya tescil için başvurusu daha önce yapılmış bir markanın aynı veya benzeri olmakla birlikte, farklı mallar veya hizmetlerde kullanılabilir.

Ancak, tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış markanın, toplumda ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeniyle haksız bir yararın sağlanabileceği, markanın itibarına zarar verebileceği veya tescil için başvurusu yapılmış markanın ayırt edici

15 karakterini zedeleyici sonuçlar doğurabileceği durumda, tescil edilmiş veya tescil için başvurusu daha önce yapılmış bir marka sahibinin itirazı üzerine, farklı mal veya hizmetlerde kullanılacak olsa bile, sonraki markanın tescil başvurusu reddedilir.

5- Tescil için başvurusu yapılmış markanın, başkasına ait kişi ismi, fotoğrafı, telif hakkı veya herhangi bir sınai mülkiyet hakkını kapsaması halinde, hak sahibinin itirazı üzerine tescil başvurusu reddedilir.

6- Ortak ve garanti markalarının sona ermesinden itibaren üç yıl içinde ortak marka veya garanti markası ile aynı veya benzeri olan marka tescil başvurusu itiraz üzerine reddedilir.

7- Bir markanın yenilenmeme nedeniyle koruma süresinin dolmasından sonra iki yıl içerisinde aynı veya benzer markanın, aynı veya benzer mal ve hizmetler için yapılan tescil başvurusu itiraz üzerine reddedilir.

16

2 MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDAKİ 556 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 7. MADDE KAPSAMINDA BENZERLİK

"Mutlak red nedenleri ulusal ve uluslararası literatürde kamu yararı ilkesi ile ilişkilendirilmekte ve mutlak red nedenleri kapsamına giren işaretlerin tescil edilmemesi suretiyle kamu yararının korunduğu kabul edilmektedir."⁴⁴ KHK'da mutlak red nedenleri 7 nci maddede düzenlenmiş olup bu maddede yazılan red nedenleri aynı zamanda hükümsüzlük nedenidir.⁴⁵

KHK 7/1-b bendinde Aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetle ilgili olarak tescil edilmiş veya daha önce tescil için başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer markalar tescil edilemez. hükmü düzenlenmiştir.

Hükmün uygulanabilmesi için "aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetle ilgili olarak tescil edilmiş veya daha önce tescil için başvurusu yapılmış bir marka”

bulunmalıdır.

KHK'nın 7/1-b bendi Türk Markalar Hukukunun en temel ilkelerinden olan "Tescilde Öncelik" ve "Markanın Tekliği" ilkelerinin doğal yansımasıdır.⁴⁶ ( Öncelik ilkesinin uygulanmasının istisnası ise KHK md. 7/II de düzenlenmiştir. Buna göre Bir marka tescil tarihinden önce kullanılmış ve tescile konu mallar veya hizmetlerle ilgili olarak bu kullanım sonucu ayırt edici bir nitelik kazanmış ise (a), (c) ve (d) bentlerine göre tescili reddedilemez." -5194 sayılı Kanunla değişiklik yapılmadan önceki durumda " (b), (c) ve (d) bentlerine göre tescili reddedilemez- denilmekteydi. ) Bu maddenin özünde, ayırt edicilik kriteri bulunmaktadır. Ayırt edici bir marka bir işletmenin mallarını diğerinden ayırt etmeye uygundur. Çünkü aynı tür mal veya hizmetler için daha önce tescil edilmiş veya tescili için başvurusu yapılmış bir markanın aynı veya ayırt edilemeyecek kadar

44Ünsal, E. Ö.; "Marka İncelemesinde Mutlak Red Nedenleri" http://iprgezgini.org/

45 Çolak, U.;”Türk Marka Hukuku”, İstanbul 2012, s. 99.

46 Ankara 4. FSHM 10.09.2012 tarih ve 2012/96E.,2012/163K.

17 benzeri için başvuru yapılması durumunda, bu iki marka alıcılar tarafından ayırt edilemeyecektir.

KHK'nın 7/1-b bendindeki "...aynı veya ayırt edilemeyecek kadar aynı markalar…"

ibaresi 22.06.2004 tarih ve 5194 sayılı Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun' un 13 üncü maddesiyle "…aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer olan markalar…"olarak değiştirilmiştir.⁴⁷ Değişiklikten önce de ilgili kısmın yorumlanması ayırt edilemeyecek kadar benzer markalar olarak değerlendirilmekteydi. Zaten bu görüş doğrultusunda kanun koyucu madde metninde değişiklik yaparak bu ifade yanlışlığını ortadan kaldırmıştır.⁴⁸

"Kanun koyucu bu bent ile daha önceden tescilli ya da tescil için başvurusu yapılmış bir markaya karşı tecavüz teşkil edebilecek bir tescil talebini reddetmek suretiyle engellemek istemiştir."⁴⁹ Bu husus KHK'nın 8/1-a ve 8/1-b bentlerinde de düzenlemiştir. Buna göre 8/1-a uyarınca tescil için başvurusu yapılan marka, tescil edilmiş veya tescil için daha önce başvurusu yapılmış marka ile aynı ise ve aynı mal ve hizmetleri kapsıyorsa, tescil edilmiş veya tescil için daha önce başvurusu yapılmış markanın sahibi tarafından itiraz edilmesi durumunda tescil önlenebilir.⁵⁰

KHK 8/1-b bendinde ise tescil edilmiş ya da daha önce tescil başvurusunda bulunulmuş bir marka ile aynı ya da benzer olan ve aynı ya da benzer mal ve hizmetleri içermesinin yanında halk tarafından da karıştırılma ihtimali bulunan işaretlerin tescilinin ilgili kişilerin itirazı üzerine önlenebileceği düzenlenmiştir.

KHK 7/1-b bendi ile 8/1-a bendi aynı hususları düzenlemektedir. Yani aynı husus hem mutlak red nedeni hem de nispi red nedeni olarak düzenlenmiştir. Bu durumda markalar arasında iltibasın bulunduğu mutlak olarak kabul edilmiş ve itirazda

47Noyan, E.;"Marka Hukuku", Ankara 2009, s.87.

48 Şanal, O.;"Markalarda Hükümsüzlük Davaları", Ankara 2006, s. 43.

49Şanal,O.;a.g.e., s.42.

50Epçeli, S.;"Marka Hukukunda Karıştırılma İhtimali", 2006, s. 8

18 bulunana herhangi bir ispat yükü yüklenmemiştir. Ancak doktrinde bu durumla ilgili görüş ayrılıkları bulunmaktadır.

Yalçıner ve Karaahmet'e göre aynı hususun hem mutlak hem de nispi red nedeni olarak düzenlenmesinin nedeni "TPE tarafından yapılan 7 inci madde incelemesinde herhangi bir nedenle dikkate alınmamış bir hususa bağlı olarak ilan edilen bir marka başvurusuna yine üçüncü kişilerce itiraz edilerek mükerrer marka tescilini önleme olanağı sağlamaktır.⁵¹

Tekinalp de aynı hususun hem mutlak hem de nispi red nedeni olarak düzenlenmesinin TPE tarafından gözden kaçan bir durum olursa üçüncü kişilere müdahale imkânı sağladığını ve böylece mükerrer tescili engellediğini ifade etmektedir.⁵²

Arkan ise aynı hükmün hem mutlak hem de nispi red nedeni olarak düzenlenmesini çelişkili bir durum olarak değerlendirmektedir.⁵³

“KHK 7/1-b hükmünün uygulanması için üç şart gerçekleşmelidir:

i)Markalar arasında başvuru aşaması açısından tarihsel öncelik sonralık ilişkisinin varlığı,

ii)Markaların aynı veya aynı türde mal ve hizmetler için kullanılıyor olması, iii)Markalar arasında ayniyet veya ayırt edilemez derecede benzerlik bulunmasıdır.”⁵⁴

2.1. Markaların Aynılığı

556 sayılı KHK madde metninde aynı ya da ayırt edilemeyecek kadar benzerlik kavramlarına yer vermiş ancak tanımlarına yer vermemiştir.

51Karaahmet E.,Yalçıner U.; "Marka Tescilinin Temel İlkeleri ve Uygulamaları", 1999, s. 44.

52 Tekinalp Ü.;"Fikri Mülkiyet Hukuku", İstanbul 2002, s. 342.

53 Arkan, S.;C.I.,Ankara 1997, s. 72.

54 Karahan, S.ve ark.;"Fikri Mülkiyet Hukukunun Esasları", Ankara 2011, s.164.

19 Başvuruya konu işaretin daha önce tescil edilmiş veya başvurusu yapılmış marka ile aynı olması karşılaştırılan markaların özdeş, farksız, tıpatıp taklit olması markaların aynılığını ifade eder.

Tekinalp'e göre bir işaretin daha önce tescil edilmiş veya tescil başvurusu yapılmış bir marka ile aynı olması " iki işaretin tıpatıp birbirinin aynı olması, ikisi arasında hiçbir noktada, çok küçük de olsa, bir fark bulunmaması" anlamına gelmektedir.⁵⁵ Aynılık için bir marka sadece bir renkte kullanılabiliyorsa, sonraki markadaki işaretin de aynı renkte kullanımı gerekir yani başkasının markasını sahibi nasıl kullanıyorsa onun gibi kullanılması gerekir.⁵⁶

Arkan’a göre aynılık markanın bütün olarak bıraktığı izlenime göre değerlendirilmeli ve markanın esas unsurunu oluşturan kelimenin, sonraki markada farklı büyüklükte olmasının veya farklı yazı tarzıyla ifade edilmesinin markalar arasındaki aynılığı ortadan kaldırmamalıdır.⁵⁷

Çolak'a göreyse; " Önceki marka ile sonraki markanın aynı olmasından kasıt, her iki markanın sözcük, şekil, rakam, renk gibi tüm unsurlarının özdeş olmasıdır.

Markaların tüm unsurlarının aynı olmasına rağmen yazı, rakam, şekil gibi unsurlarının boyutunun hepsi birden ve bir bütün olarak küçük ya da büyük olması ayniyeti ortadan kaldırmayacaktır."⁵⁸

TPE’nin 2011 yılında yayınlamış olduğu Marka İnceleme Kılavuzuna göre markaların aynılığı konusunda aşağıdaki kriterler geçerlidir.

"i) Markaların aynı kabul edilmesi için, markaları oluşturan unsurların tamamen aynı olması gerekir.

55Tekinalp,Ü.;"Fikri Mülkiyet Hukuku",İstanbul 2005, s. 412

56Tekinalp,Ü.;Fikri Mülkiyet Hukuku, İstanbul 2005, s.412.

57 Arkan, S.;"Marka Hukuku C.I.", s.76

58 Çolak, U.;"Türk Marka Hukuku", İstanbul 2012, s.102.

20 ii) Markaların kelime unsurları aynı, markaların en az birisinde yer alan şekil unsuru farklı ise markalar aynı olarak değerlendirilmez, ayırt edilemeyecek derecede benzerlik araştırmasına geçilir.

iii) Markaların kelime ve/veya şekil unsurları aynı, markaların en az birisinde yer alan yan unsurlar farklı ise markalar aynı olarak değerlendirilmez, ayırt edilemeyecek derecede benzerlik araştırmasına geçilir.

iv) Markaların tüm unsurları aynı iken, bu unsurların markalardaki yerlerinin, konumlandırılmasının farklılaştırılması markaları genel görünümleri itibarıyla birbirinden farklı hale getiriyorsa, markalar aynı olarak değerlendirilmez, ayırt edilemeyecek derecede benzerlik araştırmasına geçilir.

v) Markaları oluşturan tüm unsurlar aynı iken, bunların boyutlarının farklı olması veya kelime markalarında yazı karakterinin, renginin farklı olması, markaların aynı olarak kabul edilmesi durumunu değiştirmez."⁵⁹

2.2. Markaların Ayırt Edilemeyecek Derecede Benzerliği

İki marka arasında küçük de olsa farklılıklar varsa bu durumda bu iki markalar aynı değil fakat ayırt edilemeyecek derecede benzerdir. Yani markalar arasındaki farklılık o kadar önemsizdir ki, müşteri kitlesi nezdinde markalar yazılış, okunuş, görsel veya işitsel olarak aynı gibi algılanır. KHK'da "benzer" kavramı tanımlanmamıştır. Ancak KHK md. 9/1-b bir işaretin tescilli marka ile arasında bağlantı olduğu ihtimali de dahil karıştırma ihtimali varsa işaret ile tescilli veya önceki markanın benzer olduklarının kabulünün olanaklı olabileceği düzenlenmiştir. Bu bağlamda benzerlik andırmanın ötesinde önceki markayla aşırı derecede yakınlık içerisindeyse, ayırt edilemeyecek derecede benzerlikten söz edilir ve bu durumda tescilli veya önceki

59 TPE Marka İnceleme Kılavuzu, 2011 , s.31.

21 marka ile işaret arasında yasa gereği karıştırılma ihtimalinin mevcut olduğu kabul edilir.

Tekinalp'e göre iki markanın yazılışı farklı fakat okunuşu aynıysa ayniyet yok fakat ayırt edilemeyecek derecede benzerlik vardır. Örnek olarak da "piriz" ile "priz",

"Nex"ile "Neks" markalarını vermektedir.⁶⁰

Konuya ilişkin olarak Yüksek Mahkemenin 11 inci Hukuk Dairesinin 28.06.2004 gün ve 2003/13272-2004/7105 sayılı kararında şu değerlendirmede bulunulmuştur:⁶¹

"Orta düzeyde hedef kitlesi itibariyle yazım biçimi ve fonetik açıdan ayırt edilemeyecek düzeyde benzerlik tescile engel durum oluşturur. Bu sebeple Alfa Tel markası ile Alcatel markası ayırt edilemeyecek derecede benzer olduğu gerekçesiyle Alfa Tel markasının hükümsüzlüğüne karar verilmiştir."

TPE tarafından yayınlanan Marka İnceleme Kılavuzuna göre ayırt edilemeyecek derecedeki benzerliğin incelenmesinde aşağıda belirtilen ilkeler esas alınır:

"i) KHK’nın 7/1(b) maddesinde yer verilen ayırt edilemeyecek derecede benzerlik durumu, aynı KHK’nın 8/1(b) maddesinde yer verilen benzerlik durumundan farklı olarak değerlendirilmelidir. 7/1(b) maddesi kapsamında düzenlenen ayırt edilemeyecek derecede benzerlik halinde, karşılaştırılan markalar aynı olmamakla birlikte, markaların ortalama tüketici kitlesinde bıraktıkları genel izlenim bakımından hemen hemen aynı olması kastedilmektedir. Markaların ortalama tüketicilerde bıraktıkları genel izlenimin hemen hemen aynı olması durumu ise markalara ayırt ediciliği katan asli ayırt edici unsurların ayniyeti veya üst düzeydeki benzerliğidir.

Uygulanacak benzerlik testi, markaları yan yana koyup aralarındaki görsel farklılıkların hemen hemen aynılığı ortaya çıkarıp çıkarmadığının belirlenmesi değil, markaların aynı/benzer unsurlarının tüketicilerde bıraktıkları genel izlenim itibarıyla

60Yasaman,H.;"Marka Hukuku CI.", s.228.

61Noyan, E.;"Marka Hukuku", Ankara 2009, s. 87

22 üst düzeyde benzerlik içerip içermediklerinin saptanması, markaların asli ayırt edici unsurlarının üst düzeydeki benzerliğinin ek testlere, değerlendirmelere gerek kalmaksızın ayırt edilemeyecek derecede benzerlik haline yol açıp açmayacağının tespit edilmesidir. Bir başka deyişle, markalar arasındaki farklılık o kadar önemsizdir ki, müşteri kitlesi nezdinde markalar yazılış, okunuş, görsel ve işitsel olarak aynıymış gibi algılanırlar.

ii) 7/1(b) maddesi kapsamında ayırt edilemeyecek derecede benzerliğin incelemesinde markaların ayırt edici nitelik sağlamayan ya da herkesin kullanımına açık tali unsurları değerlendirme dışı bırakılır. Dolayısıyla, ayırt edilemeyecek derecede benzerlik değerlendirilmesinde, inceleme konusu markaların asli ayırt edici unsurları esas alınarak karşılaştırma yapılır. Bir diğer deyişle, markalara (başvuru kapsamındaki mallar ve hizmetler için) ayırt edici nitelik katmayan yardımcı (tali, tanımlayıcı, ticaret alanında herkes tarafından kullanılabilir nitelikte olan veya ayırt edici nitelikte olmayan) unsurlar markaların karşılaştırılmasında esas alınmaz ve bu tip unsurlar markaların karşılaştırılmasına etki etmez.

iii) Birbirinden farklı şekil ve ayırt edilemeyecek derecede benzer kelime unsurlarını birlikte içeren markalara ilişkin olarak 7/1(b) maddesi değerlendirmesinde, markaların kelime unsurları tüketici zihninde öncelikli olarak yer bulan unsurlar olduğundan, benzerlik testi markaların ayırt edici kelime unsurları esas alınarak gerçekleştirilir.

iv) 7/1(b) maddesi kapsamında markalar ayırt edilemeyecek derecede benzerlik bakımından karşılaştırılırken, markaların görsel ve işitsel açılardan benzerliği esas alınır. Markalar görsel ve işitsel açılardan ayırt edilemeyecek derecede benzer olmadığı sürece, tek başına anlamsal açıdan aynılığın veya benzerliğin ayırt edilemeyecek derecede benzerliğe yol açmadığı kabul edilir.

v) 7/1(b) maddesi kapsamında markalar ayırt edilemeyecek derecede benzerlik bakımından karşılaştırılırken, markalar arasında üst düzeyde görsel benzerlik

23 olmadığı sürece, işitsel aynılığın veya benzerliğin ayırt edilemeyecek derecede benzerliğe yol açmadığı kabul edilir.

vi) Birden fazla kelime unsuru içeren markalarda, kelime unsurlarından sadece birisinin aynı olması markaların ayırt edilemeyecek derecede benzer olduğu anlamına gelmez. Bununla birlikte, kelime unsurlarından en az birisinin farklı olması da markaların birbirlerine 7/1(b) maddesi kapsamına girmediği anlamına gelmez.

Farklı nitelikteki kelime unsurlarının markaya ek bir ayırt edici nitelik katıp katmadığı, ilgili kelimenin ayırt edicilik niteliğinin gücü, başvuruda yer alan ek kelimelerin ortalama tüketici üzerinde yaratacağı ilk ve genel marka algısını etkileyip etkilemeyeceği, önceki markanın toplumdaki bilinirlik düzeyi, sonraki markanın ek kelime unsurlarıyla birlikte bütünsel bir anlam kazanıp kazanmadığı gibi hususlar birden fazla kelime unsurundan oluşan markaların ayırt edilemeyecek derecede benzer olup olmadıklarını tespitinde dikkate alınır.

vii)Markalarda ortak kullanılan ibarenin ayırt edicilik gücünün zayıf olması halinde, kural olarak markalar ayırt edilemeyecek derecede benzer değildir. Zayıf olsa dahi ayırt edici nitelikte olmakla birlikte ilgili sektörde çok sayıda firma tarafından farklı eklerle birlikte kullanılan ibarelerin ayırt edicilik gücünün zayıf olduğu kabul edilir.

Örneğin, dolaylı bir şekilde ürün kalitesine ilişkin mesaj ileten, farklı eklerle birlikte kaliteli ürüne işaret eden ve tüketicilerce de bu şekilde algılandığı açık olan “star”

kelimesi, doğrudan tanımlayıcı olmasa dahi anlamı itibarıyla kalite, nicelik veya nitelik bakımından üstünlüğe işaret eden “premium”, “ultra”, “bir numara”, “mega”

gibi kelimeler, bir hizmetin 24 saat boyunca sunulduğunu ifade eden ve bu anlamda yaygın kullanımı bulunan “24”, “7/24”, hizmetin sunulduğu yeri ifade etmek üzere farklı kelimelerle birlikte yaygın olarak kullanılan “merkez”, “center” gibi kelimeler ayırt edici gücü zayıf kelimeler olarak değerlendirilir.

viii) Ortak kelimeleri ihtiva eden markaların ayırt edilemeyecek derecede benzer olup olmadığının markaların bütün olarak ortalama tüketici üzerinde bıraktığı etki ve izlenim dikkate alınır.

24 ix) Birden fazla ibareden oluşan markalarda, kelime unsurlarından birisinin diğerine oranla markanın bütününe hakim olacak derecede veya ilk bakışta diğer ibareyi geri planda ve bırakacak şekilde büyük puntolarla veya daha koyu karakterlerle yazılmış olması halinde, ön plandaki kelimenin markanın asli ayırt edici unsuru olduğu kabul edilir ve benzerlik testi daha büyük ön plandaki kelime esas alınarak uygulanır.

Ancak, ikinci planda yer alan kelime ilk bakışta görsel olarak kolaylıkla algılanabilir nitelikte ise veya ön plandaki kelime görsel olarak markanın geneline hakim değilse, benzerlik testinde sadece ön plandaki kelimeye odaklanmadan, markanın bütün olarak bıraktığı izlenim dikkate alınır."⁶²

2.3. Mal ve Hizmetlerin Aynı ve Aynı Türde Olması

Markaların benzerliği konusunda Nis Anlaşmasındaki sınıflandırma dikkate alınır.

Nis Anlaşması 08.01.1961 tarihinde yürürlüğe girmiş ve Türkiye’ de 12.07.1995 tarihli ve 95/7094 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile bu Anlaşmaya katılmış ve Anlaşma 15.02.2000 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu anlaşmayı uygulayan ülkelerin, mal ve hizmetlerin ortak tescil sistemini kurmalarını, her bir mal ve hizmetin dahil olduğu sınıf belirtilerek, mal ve hizmet listesinin düzenlenmesini öngörmüştür.⁶³ TPE uluslararası örneği izleyerek markaların kullanılacakları mal ve hizmetleri sınıflandırmıştır. Her sınıf da kendi içinde alt gruplara ayrılmıştır.

Mutlak red nedeninin ortaya çıkması için markaların aynı ya da ayırt edilemeyecek kadar benzer olmasına ek olarak mal ve/veya hizmetlerin de aynı ya da aynı türde olması gerekir. Bunun tek istisnası tanınmış markalardır. Başvuru ile redde mesnet markanın birebir örtüşmesi halinde aynılık durumu söz konusudur. Aynı tür kavramı ise kural olarak aynı sınıfın aynı alt grubu içinde bulunmayı ifade etmesine karşın sınıflandırma yanı tür mal ve hizmetin belirlenmesi bakımından bağlayıcı değildir.⁶⁴

62TPE Marka İnceleme Kılavuzu, 2011, s.32 vd.

63Tekinalp, Ü.;Fikri Mülkiyet Hukuku, 2005, s.357.

64 13.12.2011 tarih ve 2011/235 karar numaralı Ankara 3.Fikri ve Sınai Haklar Mahkemesi Kararı.

25

“Hangi mal veya hizmetlerin aynı veya benzer nitelikte oldukları, kural olarak Marka Tescil Başvurularına Ait Mal ve Hizmetlerin Sınıflandırılmasına ilişkin Tebliğ’e bakılarak belirlenebilir. Fakat bu sınıflandırma mutlak değildir. Bazen farklı sınıflar içinde yer alan mal ve hizmetler aynı veya benzer nitelikte görülebilirken bazen de aynı sınıf içinde yer alan mal veya hizmetlerin farklı nitelikte değerlendirilmesi mümkündür.

Marka İnceleme Kılavuzuna göre " aynı veya aynı türdeki mal ve hizmetlerin belirlenmesinde TPE tarafından yayınlanan tebliğ hükümleri ve içeriği esas alınacaktır. Bununla birlikte, Nis Sınıflandırması’nda yapılan değişikliklerin önceden tescilli markalara yansıtılmaması veya yanlış sınıflandırma nedenleriyle aynı / aynı tür malların ve hizmetlerin farklı sınıf numaraları altında yer alabilmesi mümkündür.

Belirtilen durumlarda değerlendirme malların ve hizmetlerin gerçekte ait oldukları sınıflar esas alınarak yapılacaktır. Diğer bir deyişle malların ve hizmetlerin farklı sınıf numaraları altında sınıflandırılmış olması, malların ve hizmetlerin aynı tür olarak değerlendirilemeyeceği anlamına gelmemektedir.

Önceki markanın mal ve hizmet listesi, başvuru kapsamındaki malları ve hizmetleri (veya bunların bir bölümünü ) kapsayan genel bir ifadeyi içeriyorsa, malların ve hizmetlerin ( veya bunların bir bölümünün ) aynı olduğu kabul edilir. Örneğin, önceki marka motorlu taşıtlar için tescil edilmişken, yeni başvuru otomobilleri içeriyorsa malların aynı mallar olduğu kabul edilecektir. Benzer şekilde, önceki marka belirli mallar ve hizmetler için tescil edilmişken, sonraki başvuru söz konusu malları ve hizmetleri ( veya bunların bir bölümünü ) içeren genel bir ifadenin tescili talebiyle yapılmışsa, malların ve hizmetlerin ( veya bunların bir bölümünün ) aynı olduğu kabul edilecektir. Örneğin, önceki marka otomobiller için tescil edilmişken, yeni başvuru motorlu taşıtları içeriyorsa malların aynı olduğu kabul edilir. Mal ve hizmet listesinde, “özellikle”, “yani” gibi içerikle ilgili kapsamı açıklayıcı, ifadelerin bulunması durumunda listenin kapsamı kullanılan ifadeye göre belirlenir. Genel bir ifadeden sonra gelen “özellikle” kelimesiyle oluşturulan ifadenin, söz konusu ifadeden sonra gelen mallarla ve hizmetlerle sınırlı olmayacağı, genel ifadenin de kapsandığı kabul edilecektir. Örneğin; “Oyuncaklar, özellikle model uçak

26 biçimindeki oyuncaklar” ifadesi tüm oyuncakları kapsar bir ifade olarak değerlendirilir. Buna karşılık, genel bir ifadeden sonra gelen “yani” kelimesiyle oluşturulan ifadenin, genel ifadeyi kapsamadığı, söz konusu ifadeden sonra gelen mallarla ve hizmetlerle sınırlı olduğu kabul edilir. Örneğin; “Elektronik cihazlar, yani taşınabilir müzik çalarlar” ifadesi tüm elektronik cihazları kapsar bir ifade olarak değerlendirilmez."⁶⁵

2.4. Ayırt Edilemeyecek Derecede Benzerliğin Belirlenmesinde Esas Alınacak Temel Kriterler

2.2. bölümünde değinilmiş olan işaretlerin ayırt edilemeyecek derecede benzerliği konusunda Fikri ve Sınai Haklar Mahkemesi ile YİDK ve Markalar Dairesi Başkanlığı ( MDB ) arasında yorumlama farklılıkları söz konusu oluğu için kriterlerden çalışmamızda ayrı bir alt başlıkta bahsedilmesi uygun görülmüştür.

Mahkemeler mehaz 89/14 sayılı AB Yönergesi ile AB Marka Tüzüğü'nde bulunmayan 7/1-b hükmünün dar yorumlanması gerektiği kanaatindedir.( Adalet Bakanlığı, ABM. Gn.Md. FSH Yargı İstişare Grubu I. Toplantısı, Antalya-2008 )⁶⁶ YİDK ve MDB tarafından verilen kararlarda ise bazı özellikli durumlarda mahkemeye göre daha katı bir benzerlik incelemesi gerçekleştirilmektedir.

İşaretlerin ayırt edilemeyecek derecede benzerliği kararı verilirken ele alınan kriterlere dört alt grupta değinilecektir.

2.4.1.Esas Unsur/Yan Unsur Ayrımı

Bir markanın esas unsuru, onun diğerlerinden ayırt edilmesini sağlayan özgün unsurudur.⁶⁷ Ankara Fikri ve Sınai Haklar ( 4 ) Hukuk Mahkemesi 12.05.2010 tarih ve 2010/217 karar sayılı kararında esas unsuru "Markaların ayırt edilemeyecek

65TPE Marka İnceleme Kılavuzu, 2011, s.30.

6621.12.2010 tarih ve 2010/284 karar sayılı Ankara Fikri ve Sınai Haklar (4) Hukuk Mahkemesi kararı.

67Epçeli, S.;"Marka Hukukunda Karıştırılma İhtimali", İstanbul 2006, s.54.

27 derecede benzer olup olmadıklarının tespitinde markaların esas unsurları göz önünde bulundurulur. Esas unsurdan kasıt marka içerinde kullanılan ayırt edici niteliğe sahip tanımlayıcı olmayan cins, nitelik ve coğrafi kaynak belirtmeyen unsur" olarak tanımlamıştır. KHK 7/1-c ve 7/1-d bentlerinde esas unsur olarak kullanılamayacak işaretler düzenlenmiştir. Dolaysıyla bu işaretlerin ancak yan unsur olarak kullanılması mümkündür.

Birden fazla unsur ve karakterden oluşan markalarda markanın bıraktığı genel intiba önemli olmakla birlikte markada yer alan her unsurun aynı düzeyde ayırt edici olmaması dolayısıyla esas unsur yan unsur ayrımı önemlidir. Yan unsurun muhakkak markada bulunması şart değildir. Yan unsur, esas unsur ayrımı, ilk bakışta markada neyi gördüğümüzle ilgilidir.⁶⁸

Bir marka hem kelime hem de şekil unsurunu içeriyorsa şekil tanınmış değilse çoğu zaman markadaki şekil unsuru yan unsur, kelime unsuru ise esas unsur olarak değerlendirilir. Çünkü ortalama tüketicinin aklında kalan unsur şekil unsuru değil kelime unsurudur. Dolayısıyla benzerlik incelemesinde markaların ayırt edicilik sağlamayan ya da herkesin kullanımına açık yan unsurları değerlendirme dışı bırakılır.

2.4.2.Görsel, İşitsel ve Anlamsal Benzerlik ve Bütünlük İlkesi

Markalar arasında ayırt edilemeyecek derecede benzerliğin tespitinde esas alınacak ölçü, bütünlük ilkesidir.⁶⁹ Marka esas unsurlarla tamamlayıcı unsurların birleşiminden oluşan bir bütündür. Paris Sözleşmesi'nin 4 üncü mükerrer 6/C (1) maddesinde de markanın korunmasında gerçek olaylara dayanan bütün durumların dikkate alınması gerektiği ifade edilmiştir. Bu durumda markanın birden fazla unsurdan oluşuyor olması halinde markadaki unsurları ayrı ayrı değil, bir bütün olarak değerlendirmek gerekmektedir. Ancak incelemede ağırlık verilmesi gereken kısım markanın esas unsurudur.

68Küçükali, C.; "Marka Hukukunda Karıştırma Tehlikesi", Ankara 2009.,s.70.

69Yılmaz, L.;Marka Olabilecek İşaretler ve Mutlak Tescil Engelleri, İstanbul 2008, s.155.