Tescil Engeli Olarak

Karıştırılma ihtimali kavramı, KHK’nin marka tescilinde mutlak ve nispi red nedenlerinin sayıldığı 7 nci ve 8 inci maddelerinde, hem bir mutlak red nedeni, hem de bir nispi red nedeni olarak düzenlenmiştir. 7 nci madde kapsamında sayılan mutlak red nedenleri, TPE tarafından re’sen incelenmekle birlikte itiraza da konu edilebilir. Buna karşın 8 inci maddede sayılan nispi red nedenleri ancak ilgili kişilerin itirazı üzerine değerlendirilir (KHK madde35).

KHK’nin 7/1-b bendine göre aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetle ilgili olarak tescil edilmiş veya daha önce tescil için başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer¹²⁸ markalar tescil edilemez.

KHK’nin 7/1-b bendinde düzenlenen red nedeninin oluşması için, markalar arasında başvuru ya da tescile bağlı bir öncelik sonralık ilişkisinin bulunması, markaların aynı ya da aynı tür malları/hizmetleri kapsamaları ve markaların aynı ya da ayırt edilemeyecek kadar benzer olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi gerekir.

Anılan red nedeni ile benzer bir düzenleme, KHK’nin 8/1-a bendinde de yer almaktadır. Buna göre, tescil için başvurusu yapılan marka, tescil edilmiş veya tescil için daha önce başvurusu yapılmış bir marka ile aynı ise ve aynı mal veya hizmetleri kapsıyorsa, tescil edilmiş ya da tescil başvurusu yapılmış marka sahibi tarafından itiraz edilmesi durumunda reddedilir. Aynı maddenin (b) bendinde ise tescil edilmiş ya da daha önce başvurusu yapılmış bir marka ile aynı ya da benzer olan, aynı ya da benzer malları/hizmetleri kapsayan ve halk tarafından (ilişkili olduğu ihtimalini

128 5194 sayılı Kanunla 2004 yılında KHK’nin 7/1-b hükmündeki “ayırt edilemeyecek kadar aynı”

ifadesi, “ayırt edilemeyecek kadar benzer” olarak değiştirilmiştir. Literatürde de “ayırt edilemeyecek kadar aynı” ifadesi eleştirilmiştir. Tekinalp, Fikri Mülkiyet, s. 396; Karaahmet ve Yalçıner, s. 28.

kapsayacak şekilde) karıştırılma ihtimali bulunan işaretlerin tesciline, ilgili kişiler tarafından itiraz edilebileceği düzenlenmiştir.

KHK’nin 7/1-b düzenlemesinde, 8/1-b düzenlemesinden farklı olarak markanın halk tarafından karıştırılma ihtimalinin bulunması şartı aranmamıştır. Bu doğrultuda “aynı ya da ayırt edilemeyecek kadar benzer” ifadesinin markalar arasındaki benzerliğin, karıştırılma ihtimali doğurup doğurmayacağının ayrıca incelenmesini gerektirmeyecek kadar açık olduğu halleri kapsadığı söylenebilir.¹²⁹

Literatürde KHK’nin 7/1-b ve 8/1-a düzenlemesinin içerik olarak benzer bir durumu ifade ettiği belirtilmektedir.¹³⁰ Bununla birlikte anılan düzenlemelerin hem mutlak hem de nispi red nedeni olarak sayılmasının bir çelişki doğurup doğurmadığı konusunda görüş ayrılıkları söz konusudur.

Arkan’ a göre, KHK’nin 7/1-b bendindeki düzenleme, eski hak sahibinin çıkarlarının korunmasına ilişkin olduğundan, niteliği gereği nispi red nedenleri arasında sayılması gerekirken, KHK’de mutlak red nedenleri¹³¹ arasında gösterilmiştir. Yazar, aynı hükmün mutlak red nedeni olarak düzenlenmesinden sonra, ayrıca bir nispi red nedeni oluşturacağının kabul edilmesini çelişkili bir durum olarak görmektedir.¹³² KHK’nin 7/1-b bendi ile düzenlenen durum, KHK’ye kaynaklık eden Yönerge ve Tüzükte nispi red nedenleri arasında düzenlenmiştir.

Tekinalp ise, aynı nedenin hem mutlak hem de nispi red nedeni olarak düzenlenmesinin mükerrer tescillerin önlenmesine yönelik olduğunu belirtir. Yazara göre, aynı işareti daha önce marka olarak tescil ettirmiş veya başvuru yapmış olanlara itiraz hakkı tanınmasıyla, TPE’nin gözünden kaçan veya TPE tarafından yanlış değerlendirilen olaylara müdahale edilmesi sağlanır. Ayrıca yazar, halkın

129 Arkan, C. I, s. 75.

130 Ibid; Tekinalp, Fikri Mülkiyet, s. 371; Yasaman, C. I, s. 396; Kırca, İ; “Yargıtay Kararları Açısından Marka Hukukunda İltibas (Karıştırılma) Kavramı ve Paris Sözleşmesinin 1.

Mükerrer 6. Maddesi Anlamında Tanınmış Marka”, Symposium on Effective Enforcement of Intellectual Property Rights in Turkey, Session 5 Speech 2, s. 1; Karaahmet ve Yalçıner, s. 44; Karan ve Kılıç, s. 197).

131 Benzer şekilde niteliği gereği nispi red nedenlerinden olan aynı maddenin (ı) bendinde düzenlenen, Paris Sözleşmesi’nin birinci mükerrer 6. maddesine göre tanınmış markanın aynının ya da benzerinin başka bir kişi adına tescill olunamayacağı hükmü de mutlak red nedenleri arasında sayılmıştır.

132 Arkan, C. I, s.72.

karıştırabileceği bir işaretin de TPE tarafından re’sen reddedilebilmesi gerektiği görüşündedir.¹³³

Karaahmet ve Yalçıner’e göre de aynı hükmün hem mutlak hem de nispi red nedeni olarak düzenlenmesinin nedeni, TPE tarafından 7 nci madde kapsamında yapılan incelemede, herhangi bir nedenle dikkate alınmamış bir hususa bağlı olarak ilan edilen bir marka başvurusuna, yine üçüncü kişilerce itiraz edilerek mükerrer marka tescilini önleme olanağı sağlamaktır.¹³⁴

Karan ve Kılıç’a göre ise mutlak red nedeni olarak herkes tarafından herhangi bir zamanda tescilin engellenmesi ve hükümsüzlüğün istenmesi için ileri sürülebilecek söz konusu nedenin, bir de nispi red nedeni olarak düzenlenmiş olması gereksizdir.¹³⁵ Sonuç olarak, 556 Sayılı KHK, nispi bir red nedeni olarak düzenlenmesi gereken bir durumu mutlak red nedenleri arasında göstermekle, sistematik olarak uluslararası kaynaklardan farklı bir düzenleme içermektedir. Bu durum, yasal düzenlemede sadece mutlak red nedenlerinin re’sen inceleme kapsamına alınmış olması ve fakat 7/1-b ile düzenlenen durumun, kanun koyucu tarafında, re’sen inceleme kapsamına alınmak istenmesiyle açıklanabilir. Ancak içeriği itibariyle nispi red nedenleri arasında düzenlenmesi gereken söz konusu bendin, mutlak red nedeni olarak gösterilmesi kavramsal olarak çelişki doğurmaktadır (aynı durum, tanınmış markalara ilişkin, KHK’nin 7/1-ı bendi için de söz konusudur). Önceki haklara dayalı diğer red gerekçeleri ise, uluslararası düzenlemeler paralelinde nispi red nedenleri başlığı altında düzenlenmiştir.

KHK’nin 8 inci maddesinde, itiraz üzerine incelenmek üzere, nispi red nedenleri sayılmıştır. KHK’nin 8/1-b bendinde, eski marka ile aynı ya da benzer olan başvurunun aynı ya da benzer mallar ve hizmetler üzerinde kullanılması ve bu durumun ilişkili olma ihtimalini de içerecek şekilde halk nezdinde karıştırılma ihtimali doğurması hali düzenlenmiştir. Bu düzenleme birden fazla ihtimali içermektedir. Buna göre:

133 Tekinalp, Fikri Mülkiyet, s. 386.

134 Karaahmet ve Yalçıner, s.44.

135 Karan ve Kılıç, s. 197.

 Eski marka ile aynı markanın benzer malları/hizmetleri kapsaması;

 Eski marka ile benzer markanın aynı malları/hizmetleri kapsaması;

 Eski marka ile benzer markanın benzer malları/hizmetleri kapsaması, halleri nedeniyle halk tarafından karıştırılma ihtimali varsa, eski marka sahibinin itirazı üzerine yeni başvuru reddedilir. KHK’nin 8/1-a bendinde düzenlenen eski marka ile aynı markanın aynı malları/hizmetleri kapsaması halinin ise KHK’nin 8/1-b bendi kapsamında değerlendirilemeyeceği belirtilmektedir.¹³⁶