Sunulduğu Kurum’u Bağlayıcılığı Bakımından

a. Türk Hukukunda

Birlikte var olma sözleşmesi ile SMK ve Uygulama Yönetmeliği uyarınca düzenlenen bir muvafakat belgesinin ayrıldığı diğer bir nokta, muvafakat sözleşmesinin TÜRKPATENT’i bağlayıcı nitelikte olmasıdır. Zira SMK m. 5/3’ün “Bir marka başvurusu, önceki marka sahibinin başvurunun tesciline açıkça muvafakat ettiğini gösteren noter onaylı belgenin Kuruma sunulması hâlinde birinci fıkranın (ç) bendine göre reddedilemez.” şeklindeki düzenlemesinden hükmün emredici nitelikte olduğu anlaşılmaktadır. O halde, Kurum belge ile bağlı olacak ve Uygulama Yönetmeliği m.

10’daki unsurları eksiksiz biçimde içeriyorsa marka tescilini SMK m. 5/1-ç’ye dayanarak reddedemeyecektir.

373 Bkz. dn. 237.

b. ABD ve AB Hukuk Sistemlerinde

Hem Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi hem de ABD Patent ve Marka Ofisi nezdinde sunulan birlikte var olma sözleşmesi, bu kurumları bağlayıcı değildir³⁷⁴. Zira AB Fikri Mülkiyet Ofisi tarafından yayımlanan Kılavuz³⁷⁵’da açıkça taraflar arasındaki birlikte var olma sözleşmesinin markaların karıştırılma ihtimalinin belirlenmesinde diğer tüm faktörler gibi dikkate alınabileceği; ancak hiçbir şekilde Ofis’i bağlamayacağı belirtilmiştir. Bu durumun özellikle, AB Marka Tüzüğü ilgili hükümlerinin ya da içtihat hukukunun, birlikte var olma sözleşmesiyle uyumlu olmayan bir sonuca yol açtığı hallerde geçerli olduğu vurgulanmıştır.

Çalışmamızın konusunu oluşturan muvafakat düzenlemesinin kaynağında AB Marka Tüzüğü ve Direktifi bulunduğundan ve bu muvafakatin tesisi ya da aynı veya benzer markaların birlikte kullanılması amaçlı akdedilecek olan birlikte var olma sözleşmeleri noktasında ABD uygulamasının köklü bir geçmişi olması nedeniyle buralardaki uygulamanın incelenmesinde fayda bulunmaktadır³⁷⁶.

374 DUFF, https://revisionlegal.com/trademarks/coexistence-agreements/ (Son erişim tarihi: 24.09.2019); LADAS, S. P.: Patents, Trademarks, and Related Rights National and International Protection, C. 2, Cambridge 1975, s. 1049.

375 EUIPO, Guidelines for Examination of European Union Trade Marks, Part C, Section 2, Chapter 6, para. 3.1.

376 GÜN, s. 93.

aa. AB Fikri Mülkiyet Ofisi’nin Birlikte Var Olma Sözleşmelerine Yaklaşımı

AB Fikri Mülkiyet Ofisi’nin birlikte var olma sözleşmelerine yaklaşımı, sözleşmeleri dikkate almadan itiraz kapsamında karar verme yönünde olmakla birlikte, zamanla başlangıçtaki sert tutumu yumuşamıştır. Bu konuda önde gelen OMEGA/OMEGA³⁷⁷ ve COMPAIR/COMPAIR³⁷⁸ kararlarının her ikisinde de hukuken geçerli olan birlikte var olma sözleşmelerinin uygulanabilirliği İtiraz Dairesi (Opposition Division) tarafından reddedilmiştir. Bunun bir nedeni, 207/2009 sayılı Topluluk Markası Tüzüğü³⁷⁹’nün 74/1 maddesi uyarınca AB Fikri Mülkiyet Ofisi’nin

“olgular”ı yorumlayabilmek adına yargı yetkisine sahip olmasıdır. Bu nedenle, somut olay kapsamında birlikte var olma sözleşmelerinin kapsamı ya da uygulanmasının yorumu gerektiğinde, sözleşme AB Fikri Mülkiyet Ofisi tarafından dikkate alınmamaktadır. İtiraz Dairesi tarafından OMEGA/OMEGA kararında da, sözleşmelerin Topluluk Markası Tüzüğü 74/1 uyarınca Ofis’in yetki alanına girmediği belirtilmiştir.

Doktrinde, AB Fikri Mülkiyet Ofisi’nin tutumunun altında yatan ikinci nedenin, sözleşmelerin nisbi etkisinin, itiraz ya da hükümsüzlüğe ilişkin kararların erga omnes etkisi ile bağdaşmaması olduğu ileri sürülse de³⁸⁰, karşıt görüşçe erga omnes etki

377 Opposition Division, Decision No. 537/2002, 28.02.2002. (euipo.europa.eu, Son erişim tarihi: 19.06.2019).

378 Second Board of Appeal, Decision No. 590/1999-2, 30.07.2002. (euipo.europa.eu, Son erişim tarihi: 19.06.2019).

379 “Council Regulation (EC) No 207/2009 of 26 February 2009 on the Community trade mark”, OJ, L 78, 24.03.2009, s. 1-42. Çalışmanın devamında “Topluluk Markası Tüzüğü” olarak anılacaktır.

380 FOLLIARD-MONGUIRAL, s. 708.

kavramının esasen uluslararası ceza hukukuna ilişkin olduğu belirtilerek eleştiri getirilmiştir³⁸¹. Üçüncü nedenin ise, sözleşme ile tarafların marka tesciline itiraz ileri sürme hakları kısıtlanmış olsa dahi, hem Topluluk Markası Tüzüğü hem de bu Tüzük’ün Uygulama Yönetmeliği’nde kişiyi hukuki dinlenilme hakkının ileri sürülmesinden mahrum bırakan bir düzenlemenin bulunmaması olduğu belirtilmektedir³⁸².

AB Fikri Mülkiyet Ofisi’nin tutumu, SKY³⁸³ ve Le MERIDIEN³⁸⁴ kararları ile değişiklik göstermiştir. SKY kararında Ofis, taraflar arasındaki yirmi yıllık birlikte var olma sözleşmesine önem atfetmiş ve değerlendirme kapsamına almıştır. Bu kararda Ofis, taraflar arasındaki sözleşmede “SKYROCK”, “SKYZIN” ve “SKY CHANNEL”

ifadeleri yer almakla birlikte, yalnız “SKY” ifadesinin yer almadığını, ayrıca sözleşme kapsamında marka başvurusu halinde itiraz edilmeyeceğinin de öngörülmediğini belirtmiştir. Bu nedenle, birlikte var olma sözleşmesini “SKY” markasının AB markası olarak tescili için yapılan başvuruya itiraza engel olarak değerlendirmemiştir. Ancak Ofis, itirazı değerlendirerek “SKY” markasının, itiraz eden adına tescilli “SKYROCK”

markasını sulandırmayacağı ya da başka herhangi bir şekilde ayırt edileceğine zarar vermeyeceğini belirterek itirazı reddetmiştir.

Ofis’in Le MERIDIEN kararına konu olan olayda, Meridiana S.P.A. tarafından, AB markası olarak kayıtlı Le MERIDIEN markasının kullanmama nedeniyle iptali için

381 ELSMORE, s. 16.

382 FOLLIARD-MONGUIRAL, s. 708.

383 Second Board of Appeal, Decision No. 1167/2006-1, 27.11.2007. (euipo.europa.eu, Son erişim tarihi: 19.06.2019).

384 Second Board of Appeal, Decision No. 285/2007-1, 24.01.2008. (euipo.europa.eu, Son erişim tarihi: 19.06.2019).

başvuruda bulunulmuştur. AB markası sahibi tarafından ise taraflar arasındaki birlikte var olma sözleşmesi gereğince, iptal davasının açılamayacağı ileri sürülmüştür. Davalı, Fransa’da sözleşmeye dayanarak açtığı davanın beklenilmesini, sözleşmenin mahkemece yorumlanacağını belirtse de, AB Fikri Mülkiyet Ofisi İptal Dairesi (Cancellation Division) tarafından, sözleşme hiç değerlendirilmeksizin iptal kararı tesis edilmiştir. Bunun üzerine, karara itiraz edilmiş ve İkinci Temyiz Kurulu (Second Board of Appeal) tarafından, İptal Dairesi’nin kararı bozulmuştur. Temyiz Kurulu, tarafların birlikte var olma sözleşmesine dayanabilecekleri, bu sözleşmenin bir saldırmazlık kaydı (non-aggression clause) içerebileceğini, bu kaydın yerel mahkemelerde icra ettirilebileceği, bu nedenle de mahkeme kararı beklenilmeksizin geri dönüşü olmayan bir kararın Ofis tarafından tesisinin doğru olmadığını belirtmiştir. Anlaşılacağı üzere, AB Fikri Mülkiyet Ofisi’nin birlikte var olma sözleşmelerine zamanla daha fazla değer atfetmesi söz konusu olmuştur.

bb. ABD Patent ve Marka Ofisi’nin Birlikte Var Olma Sözleşmelerine Yaklaşımı

ABD Patent ve Marka Ofisi tarafından yayımlanan Kılavuz’da muvafakat sözleşmesi incelenerek bir karıştırılma ihtimali olup olmadığının değerlendirilmesi gerektiği vurgulanmıştır³⁸⁵. Ofis’in birçok kararında da, karıştırılma ihtimalinin değerlendirilmesinde birlikte var olma sözleşmelerine ağırlık verilmesi gerektiği, diğer unsurlar açıkça bir karıştırılma ihtimali olduğuna işaret etmedikçe, tarafların menfaatlerinin göz önünde bulundurularak karar verileceğini vurgulanmıştır³⁸⁶.

385 USPTO, Trademark Manual of Examining Procedure, m. 1207.01(d)(viii).

386 Amalgamated Bank of New York v. Amalgamated Trust & Savings Bank, 842 F.2d 1270, 6 USPQ2d 1305 (Fed. Cir. 1988); Bongrain International (American) Corp.

Kısacası, ABD Patent ve Marka Ofisi’nin birlikte var olma sözleşmelerine yaklaşımı, bu sözleşmelerin kabul edilmesi ve uygulanması yönündedir. In re E.I. DuPont De Nemours & Company kararında³⁸⁷ muvafakate ilişkin sözleşmelere atfedilmesi gereken değere ilişkin olarak Ofis, taraflarca açıkça karıştırılma ihtimali olmadığı belirtilmesine karşın, öznel bir yaklaşımla karıştırılma ihtimali olduğu değerlendirmesinde bulunmanın zor olduğunu vurgulamıştır. Buna karşın Ofis tarafından, tüketicilerce karıştırılma ihtimalinin önlenmesi amacıyla gerekli önlemlerin kararlaştırılmamış olduğu bir sözleşmenin de kabul edilmeyebileceği vurgulanmıştır.

Ron Cauldwell Jewelry Inc. v. Clothestime Clothes Inc. kararına³⁸⁸ konu olan olayda, taraflar arasında birlikte var olma sözleşmesi akdedilmiş, “Eye Candy”

markasının kemer, çanta, saat gibi aksesuarlarda davacı tarafından marka olarak tescil edilmesi ve davalı tarafından da işletme adı olarak kullanılması kararlaştırılmıştır.

Davalı tarafından, davacının marka tesciline itiraz edilerek sözleşmenin belirsiz olduğu ve ivazsız olarak akdedildiği ileri sürülmüştür. Marka Dava ve Temyiz Kurulu’nca (Trademark Trial and Appeal Board) karar tesis edilirken yalnızca birlikte var olma sözleşmesi göz önünde bulundurulmuş, hitap ettiği çevrede karışıklığa yol açma ya da kamu yararı gibi faktörler dikkate alınmamıştır. Yalnızca sözleşme üzerinden inceleme

v. Delice de France Inc., 811 F.2d 1479, 1 USPQ2d 1775 (Fed. Cir. 1987); and In re N.A.D. Inc., 754 F.2d 996, 224 USPQ 969 (Fed. Cir. 1985).

387 In re E.I. DuPont De Nemours & Co., 476 F.2d 1357, 1362-1364 (C.C.P.A 1973).

(JACOBS-MEADWAY, R./MITCHELL, M.: “Resolving Trademark Litigation with Licences and Consent Agreements-Pitfalls and Practicalities, The Licensing Journal, 2010, s. 2’den naklen.).

388 TTAB, T. 22.03.2002, Opposition No. 121, 784. (e-foia.uspto.gov, Son erişim tarihi: 16.06.2019).

yapan Marka Dava ve Temyiz Kurulu, sözleşmede belirsizlik olmadığını ve ivazlı bir sözleşmenin söz konusu olduğunu belirterek itirazı reddetmiştir.

Görüldüğü üzere, ABD Patent ve Marka Ofisi’nin birlikte var olma sözleşmelerine yaklaşımı, bu sözleşmelere önem atfetme yönündedir. Bunun istisnasını ise markaların hitap ettiği alıcı kitlesi nezdinde karıştırılma ihtimalinin açık olduğu ve buna rağmen, sözleşme kapsamında taraflarca bu ihtimale karşı önlem alınmadığı durumlar oluşturmaktadır. Türk hukukunda ise Kurum’un sunulan muvafakat belgesi ile bağlı olması hususuna herhangi bir istisna öngörülmemiştir.