SMK Madde 5/3 ile Mehaz Düzenlemelerin Farkları

b. Muvafakat Eden Tarafından Hükümsüzlük Davası Açılamayacağının Belirtilmemesi

AB mevzuatı ile Türk mevzuatı arasındaki ikinci önemli fark, AB Marka Direktifi m. 5/5 ve Marka Tüzüğü’nün 60. maddesi düzenlemelerinde, önceki tarihli marka ya da diğer hak sahibi tarafından sonraki markanın tesciline izin verilmesi halinde hükümsüzlük davasının açılamayacağının açıkça belirtilmiş olmasıdır. SMK m.

5/3 hükmünde ise konu, başvurunun TÜRKPATENT tarafından 5/1-ç bendine dayanarak reddedilememesi bağlamında, dolayısıyla tescil süreci açısından düzenlenmiştir. Bu durumda, muvafakat edenin Türk marka mevzuatı uyarınca hükümsüzlük davası açıp açamayacağı sorusu akla gelmektedir.

Mevzuatlar arasındaki bu fark esasen, AB Marka Direktifi’nin 5. maddesinde nispi ret nedenleri ile hükümsüzlük nedenlerinin tek bir başlık altında birlikte düzenlenmesinden ve muvafakate ilişkin düzenlemenin de aynı hüküm altında yer almasından kaynaklanmaktadır. AB Marka Tüzüğü’nde ise muvafakate ilişkin düzenleme doğrudan hükümsüzlük için nispi nedenler başlığı altında yer almaktadır.

Buna karşın, 6769 sayılı SMK’da tescilde ret nedenleri ile hükümsüzlük nedenleri ayrı başlıklar ve maddeler altında düzenlenmiştir. Mutlak ret nedenlerine dair 5. maddede muvafakatin tescil engelini ortadan kaldıracağına dair istisnaya yer verilmekle birlikte, hükümsüzlük nedenlerine dair 25. maddede herhangi bir düzenlemeye yer verilmemiştir. Kanımızca, bu bilinçli bir tercih olmayıp esasen kanun koyucunun amacı muvafakat edenin hükümsüzlük davası açmasına imkân vermek değildir. 25. madde hükmünde herhangi bir düzenleme olmasa dahi, markasının tescil edilerek kullanılmasına muvafakat eden marka sahibi tarafından tescil gerçekleştikten sonra hükümsüzlük davası açılması durumu Türk Medeni Kanunu m. 2 uyarınca dürüstlük kuralına aykırılık teşkil edeceğinden davanın reddi gerekir. Zira önceki davranışı ile çelişen şahıs, bir hakkını kullanırken veya borcunu yerine getirirken objektif dürüstlük

kurallarına aykırı davranırsa TMK m. 2/1’i ihlal etmektedir¹⁵³. Başlangıçta markasının başkası tarafından tesciline muvafakat eden kişinin, daha sonradan bu markanın hükümsüzlüğünü iddia etmesinin çelişkili davranış arz edeceği öğretide haklı olarak ifade edilmektedir¹⁵⁴.

Gün tarafından SMK m. 25/1 hükmünde hükümsüzlük nedenleri sayılırken 5.

maddenin tamamına atıf yapılması, böylece SMK m. 5/3 istisnasına da atıf yapılmış olması nedeniyle muvafakat halinde önceki marka sahibi tarafından hükümsüzlük davasının açılamayacağı belirtilmiştir¹⁵⁵. Kanımızca, muvafakat halinde hükümsüzlük davası açılamamasının nedeni SMK m. 25/1 hükmünün m. 5’e atıf yapması olduğu görüşüne katılma olanağı bulunmamaktadır. Zira SMK m. 25/1 hükmünde hükümsüzlük nedenleri bakımından SMK m. 5 ve 6’ya atıf yapılmakla birlikte, markanın hükümsüz kılınamayacağı hallere ilişkin istisnalara açıkça yer verilmiştir. Bu nedenle, SMK m. 5 hükmüne yapılan atıftan dolayı muvafakat düzenlemesinin hükümsüzlüğün istisnası olduğu çıkarımında bulunmak mümkün görünmemektedir.

153 AKYOL, Ş.: Dürüstlük Kuralı ve Hakkın Kötüye Kullanılması Yasağı, 2. Baskı, İstanbul 2006, s. 63.

154 Aynı yönde bkz. GÜN, s. 120. Arkan tarafından da, SMK m. 5/3 uyarınca muvafakat belgesi verildikten sonra SMK m. 25/1’e dayanılarak hükümsüzlük davası açılamaması gerektiği belirtilmiştir. Bkz. ARKAN, Sınai Mülkiyet Kanunu 5.3., s. 9.

155 Bkz. GÜN, s. 115.

c. Yalnızca “Aynı ya da Ayırt Edilemeyecek Kadar Benzer” Markaların Tesciline Muvafakat Edilebilmesi

AB mevzuatı ile Türk mevzuatı arasındaki bir diğer fark, Türk marka hukukunda yalnızca, marka sahibinin markasının aynısının ya da ayırt edilemeyecek kadar benzerinin tescil edilmek istenmesi durumunda muvafakat istisnasının tanınmasıdır.

Ayrıca bu durum, AB düzenlemelerinden farklı olarak nispi ret nedenlerini ortadan kaldıran bir istisna getirilmek suretiyle değil, mutlak ret nedenini ortadan kaldıran bir istisna olarak düzenlenmiştir. Arkan, mutlak ret nedenlerinin toplumun çıkarlarıyla ilgili olduğunu, bu nedenle bir muvafakat belgesi ile mutlak ret nedeni engelinin aşılamaması ve tescilin de mümkün olamaması gerektiğini belirtmiştir¹⁵⁶. Arkan’a göre, m. 5/1-ç’de düzenlenen ret nedeni, Gerekçe’de de hükmün sicile kayıtlı önceki marka sahiplerinin haklarının korunması amacını taşıdığı belirtildiğinden, esasen doğrudan bir nispi ret nedeni olup bu nedenle de hak sahibinin muvafakati ile tescil engelinin bertaraf edilmesi mümkün kılınmıştır¹⁵⁷. Aynı şekilde Güneş tarafından, SMK m. 5/1-ç’de düzenlenen engelin bu şekilde aşılabilmesinin temelde 5/1-ç’de düzenlenen nedenin nispi ret engeli olduğuna işaret ettiğini belirtilmiştir¹⁵⁸. Dural’a göre de, marka sahibinin muvafakati ile SMK m. 5/1-ç’nin uygulanmayacağına dair düzenleme, kanun koyucunun (ç) bendi ile kamunun değil, önceki menfaat sahiplerinin korunduğu yönündeki iradesini yansıtmaktadır¹⁵⁹. Kanımızca, aynı ya da ayırt edilemeyecek derecede benzer markanın,

156 ARKAN, Sınai Mülkiyet Kanunu 5.3., s. 9.

157 ibid, s. 10.

158 GÜNEŞ, İ.: Sınai Mülkiyet Kanunu Işığında Uygulamalı Marka Hukuku, Ankara 2018, s. 66.

159 DURAL, https://www.youtube.com/watch?v=28cctjJiXXM (Son erişim tarihi:

19.09.2019).

aynı ya da aynı tür mal/hizmette tescili halinde, yalnızca önceki tarihli marka sahibinin değil, toplumun da çıkarlarını ihlal eden bir durum söz konusu olacaktır. Zira markanın işlevlerinden birinin de garanti işlevi olduğu düşünüldüğünde, bir ürünü satın alan kişiler, daha önceden kullanarak memnun kaldıkları ürünle aynı marka ya da ayırt edilemeyecek derecede benzer bir markayla satılan ürüne güven duyacaklardır. Bu nedenle, bize göre, toplumun çıkarlarını da koruyan bir düzenleme olan SMK m. 5/1-ç’nin kanun koyucu tarafından mutlak ret nedeni olarak düzenlenmesi isabetli olmuştur.

Gün tarafından da, markanın tüketici kararları bağlamında kamusal bir kimlik de kazanmış olması nedeniyle SMK m. 5/1-ç düzenlemesinin mutlak ret nedenleri arasında yer almasının bir hukuk politikası tercihi olduğu ifade edilmiştir¹⁶⁰.

Bununla birlikte, kanımızca, yalnızca SMK Uygulama Yönetmeliği’ne uygun şekilde düzenlenen formun sunulması ile tescilin gerçekleşmesi uygulamada sorunlara yol açacaktır. Doktrinde Arkan tarafından, SMK m. 5/3 hükmüne “ancak halkın yanılgıya düşmesine neden olmayacağı istisnai durumların varlığı halinde muvafakat verilebileceği” yönünde bir ekleme yapılması gerektiği, SMK m. 5/1-ç düzenlemesinin mutlak ret nedeni olarak kalmaya devam etmesi halinde, TÜRKPATENT’e bu muvafakat belgesini denetleme yetkisi verilmesi gerektiği belirtilmiştir¹⁶¹. Bize göre de, markanın muvafakat talep eden tarafından tescili sonucu toplum nezdinde karıştırılma ihtimali doğmamasına yönelik önlemlerin taraflarca alınması¹⁶² ve ancak bu önlemlerin yeterli olduğuna TÜRKPATENT tarafından kanaat getirilmesi halinde bu tescil engelinin aşılabilmesi gerekmektedir.

160 GÜN, s. 91.

161 Bkz. ARKAN, Sınai Mülkiyet Kanunu 5.3., s. 11.

162 Aynı yönde bkz. GÜN, s. 116, dn. 146.